Av Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
Systemet för varumärkesmotstånd i Mexiko markerar en viktig förändring inom landets immaterialrätt. Tidigare saknade Mexiko en motståndsprocedur, vilket ledde till en smidig men sårbar registreringsprocess för varumärken. Denna brist öppnade för potentiella konflikter och missbruk av varumärkesförfaranden, eftersom intresserade parter hade begränsade möjligheter att ifrågasätta pågående ansökningar innan de beviljades.
För att skapa ett mer robust system som skulle anpassa Mexiko till internationella standarder och ge bättre skydd för varumärkesägare, infördes en motståndsprocedur 2016. Denna ändring gav myndigheterna relevant information för att kunna bevilja eller avslå en varumärkesansökan.
Innehåll
1. Nuvarande rättsliga ramverk
2. Grunder för motstånd
3. Effekten av framgångsrikt motstånd på framtida åtgärder
4. Strategiska överväganden
5. Bästa praxis för varumärkesmotstånd
6. Slutsats
1. Nuvarande rättsliga ramverk
I och med införandet av motståndsfiguren i det mexikanska immaterialrättssystemet 2016, antogs en ny lag i juli 2020 (Federal Law for the Protection of Industrial Property) för att anpassa sig till de många förändringar som krävdes av USMCA. Enligt denna nya lagstiftning fastställs motståndsproceduren på följande sätt:
Alla varumärkesansökningar ska publiceras i den elektroniska tidningen för industriell egendom inom tio arbetsdagar efter inlämning. Tidningen publiceras dagligen.
Tredje part (motståndare) som anser att en ansökan kränker deras varumärke eller tidigare rättigheter har en månad från publiceringsdatumet för att lämna in ett motstånd. All typ av bevis (utom erkännande och vittnesmål) kan bifogas motståndet.
Mexikanska varumärkesmyndigheten (MTO) kan ta hänsyn till motståndarens tidigare registreringar och argument, men är inte skyldig att göra det. Detta innebär att MTO, som en följd av denna “lätta motståndsprocedur”, kan hänvisa till motståndarens registreringar som tidigare varumärken i en vanlig materiell granskning, men kan också bevilja registrering till sökanden och ignorera motståndet.
Efter den en månad långa perioden för motstånd kommer MTO att påbörja sin analys av ansökan (formell och materiell granskning). Om de utfärdar något formellt krav, eller om de finner skäl för avslag, kommer de att informera sökanden, tillsammans med eventuellt motstånd från en tredje part, och ge en tvåmånadersfrist för att lämna in svar på krav och motstånd.
Om sökanden inte uppfyller ett formellt krav eller inte lämnar in ett svar på det preliminära avslaget eller motståndet, kommer ansökningsförfarandet att anses övergivet.
När tvåmånadersfristen har passerat och all bevisning har behandlats, kommer MTO att kalla parterna i förfarandet (sökande och motståndare) för att formulera sina slutgiltiga yrkanden, med en femdagarsfrist för detta ändamål.
Efter denna period kommer MTO att utfärda det slutgiltiga beslutet och informera både sökanden och motståndaren.
2. Grunder för varumärkesmotstånd i Mexiko
Den nuvarande mexikanska lagen fastställer att varje tredje part med ett “intresse” har rättslig ställning att lämna in ett motstånd. Denna breda formulering har tolkats som att det kan vara någon med en pågående varumärkesansökan, en varumärkesregistrering som kan påverkas av ansökan, eller i vissa fall, vem som helst som kan bli lidande av beviljandet av ett generiskt eller beskrivande varumärke.
En annan viktig aspekt att beakta är att mexikansk lag inte på ett restriktivt sätt anger grunderna för varumärkesmotstånd, vilket ger intresserade parter stor frihet. Dock finns det en bestämmelse i lagen som anger att en motståndare som inte vinner i en motståndsprocedur inte kan lämna in en ogiltigförklaring på samma grunder som anförts i motståndet. Denna speciella regel gör att inlämnandet av ett motstånd blir en mycket känslig, komplex och strategisk fråga som måste bedömas noggrant.
3. Effekten av framgångsrikt motstånd på framtida åtgärder
Om motståndet är framgångsrikt och varumärkesregistreringen avslås, har sökanden den vanliga vägen att överklaga beslutet genom att lämna in en begäran om prövning till den specialiserade immaterialrättskammaren vid den federala förvaltningsdomstolen (och en rättslig prövning efter det).
Om motståndet däremot inte ger resultat och varumärkesregistreringen beviljas, kommer motståndaren att stå inför en speciell situation på grund av den tidigare nämnda regeln. Motståndaren kan fortfarande lämna in en ogiltigförklaring mot varumärkesregistreringen, men den kan inte baseras på samma argument som användes i motståndet. Mer specifikt, istället för att hänvisa till grunder för motstånd, fastställer mexikansk lag att ogiltigförklaringen inte kan gå vidare om den innehåller samma argument och bevis som användes i motståndet.
4. Strategiska överväganden för varumärkesmotstånd i Mexiko
Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att inlämnandet av ett varumärkesmotstånd i Mexiko är en strategisk och genomtänkt beslut som måste bedöma inte bara styrkan i grunderna, argumenten och bevisen som finns tillgängliga, utan också inkludera en noggrann analys av eventuella framtida tvister som kan uppstå.
Givet den kompakta och administrativa karaktären av varumärkesförfarandet, kan en rättighetsinnehavare vara bättre skyddad genom att vänta på att det konkurrerande varumärket beviljas och sedan lämna in en ogiltigförklaring i en formell rättslig process (även om detta första steg också substansieras inför Mexikanska varumärkesmyndigheten).
Om frågan däremot är mer okomplicerad, med förvirrande likhet eller till och med otillbörlig konkurrens eller illojal ansökan, bör en rättighetsinnehavare välja att lämna in motståndet och stoppa den potentiella beviljandet av motstridiga rättigheter.
5. Bästa praxis för varumärkesmotstånd i Mexiko
Som tidigare nämnts bör inlämnandet av ett motstånd mot registreringen av ett varumärke innebära en fullständig och detaljerad utvärdering av rättighetsinnehavarens varumärken och andra relaterade rättigheter, såsom design eller upphovsrätt, tillsammans med en noggrann bedömning av sökandens portfölj och eventuell tidigare användning de kan ha. Varumärkesägare bör inte hastigt besluta att motsätta sig en viss varumärkesansökan om det kan förhindra möjligheten att förbereda sig (under en längre tidsram jämfört med den en månad långa motståndsperioden) och få tillgång till en mer robust ogiltigförklaring.
6. Slutsats
Systemet för varumärkesmotstånd i Mexiko erbjuder både möjligheter och utmaningar för rättighetsinnehavare. Det strategiska beslutet att lämna in ett motstånd måste fattas med noggrant övervägande av styrkor och svagheter i fallet, den potentiella påverkan på framtida rättsliga åtgärder och de specifika nyanserna i mexikansk varumärkeslag.
Givet de procedurmässiga begränsningarna och den potentiella uteslutningen från att lämna in en ogiltigförklaring på samma grunder, är det avgörande för varumärkesägare att genomföra en grundlig bedömning innan de beslutar att motsätta sig en ansökan. Detta inkluderar att utvärdera styrkan i sina egna rättigheter, sannolikheten för framgång i motståndet och de möjliga fördelarna med att istället driva en ogiltigförklaring om motståndet misslyckas.
I slutändan kommer en välgrundad beslutsprocess som tar hänsyn till både omedelbara och långsiktiga konsekvenser att hjälpa varumärkesägare att effektivt skydda sina rättigheter i det dynamiska landskapet av mexikansk immaterialrätt. Genom att överväga strategiska aspekter kan rättighetsinnehavare navigera i motståndsprocessen med större självförtroende och uppnå gynnsamma resultat.
Utöka din räckvidd med varumärkesregistrering i Mexiko och skydda dina innovationer genom en pålitlig patentsökning i Mexiko. Säkra din framgång nu!
Behöver du hjälp med varumärkestjänster i Mexiko? Kontakta NEREO LEGAL nu via iPNOTE för att börja skydda din immateriella egendom.
iPNOTE-plattformen har över 700 immaterialrättsbyråer som täcker mer än 150 länder, så du kan alltid hitta rätt direktleverantör med vårt flexibla filtreringssystem.
Registrera dig gratis, så hjälper vi dig att lösa eventuella immaterialrättsliga problem.
