Von Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
Das System der Markeneinrede in Mexiko stellt eine bedeutende Entwicklung im Bereich des geistigen Eigentums des Landes dar. Historisch gesehen gab es in Mexiko kein Einredeverfahren, was einerseits einen reibungslosen, andererseits aber auch weniger geschützten Prozess zur Markenregistrierung ermöglichte. Dieser Mangel ließ Raum für potenzielle Konflikte und Missbräuche bei Markenverfahren, da interessierte Parteien nur begrenzte Möglichkeiten hatten, anhängige Anmeldungen anzufechten, bevor diese gewährt wurden.
Angeregt durch das Bedürfnis nach einem stärkeren System, das Mexiko in Einklang mit internationalen Praktiken bringen und Markeninhabern mehr Schutz bieten würde, wurde 2016 ein offizielles Einspruchsverfahren eingeführt. Mit dieser Änderung bekamen die zuständigen Behörden die relevanten Informationen, um eine Antragsbewilligung oder -ablehnung besser begründen zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Aktueller rechtlicher Rahmen
3. Auswirkungen eines erfolgreichen Einspruchs auf künftige Aktionen
5. Beste Praktiken für Markeneinreden
1. Aktueller rechtlicher Rahmen
Mit der Einführung des Einspruchsinstruments im mexikanischen IP-System im Jahr 2016 wurde im Juli 2020 ein neues Gesetz verabschiedet (das Bundesgesetz zum Schutz des gewerblichen Eigentums), um die zahlreichen Änderungen umzusetzen, die zur Einhaltung des USMCA notwendig waren. Nach dieser neuen Gesetzgebung ist das Einspruchsverfahren folgendermaßen geregelt:
Alle Markenanmeldungen müssen innerhalb von zehn Werktagen nach ihrem Einreichungsdatum im elektronischen Amtsblatt für gewerbliches Eigentum veröffentlicht werden. Das Amtsblatt wird täglich veröffentlicht.
Jede dritte Partei (Einspruchsführer), die der Meinung ist, dass eine Anmeldung ihre Marke oder vorherigen Rechte verletzt, hat einen Monat ab dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt Zeit, um einen Einspruch einzureichen. Jede Art von Beweismitteln (mit Ausnahme von Geständnis- und Zeugenaussagen) kann mit dem Einspruch eingereicht werden. Das Mexikanische Markenamt (MTO) kann die vorherigen Registrierungen und Argumente des Einspruchsführers berücksichtigen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Das bedeutet, dass das MTO im Rahmen dieses “leichten Einspruchsverfahrens” die Registrierungen des Einspruchsführers als vorherige Marken in einer regulären inhaltlichen Prüfungsamtshandlung zitieren könnte, aber auch eine Registrierung an den Antragsteller gewähren und den Einspruch ignorieren könnte.
Nach Ablauf der einmonatigen Einspruchsfrist beginnt das MTO mit der Analyse der Anmeldung (formelle und inhaltliche Prüfung). Wenn es formelle Anforderungen feststellt, oder wenn es Gründe für eine Ablehnung gibt, wird es dem Antragsteller dies zusammen mit dem Einspruch eines Dritten mitteilen und ihm eine Frist von zwei Monaten zur Beantwortung von Anforderungen und Einsprüchen gewähren.
Erfüllt der Antragsteller eine formelle Anforderung nicht oder reagiert nicht auf die vorläufige Ablehnung oder den Einspruch, gilt das Anmeldeverfahren als aufgegeben.
Sobald die zweimonatige Frist abgelaufen ist und alle Beweismittel verarbeitet wurden, wird das MTO die Parteien des Verfahrens (Antragsteller und Einspruchsführer) auffordern, ihre Schlussplädoyers zu formulieren und ihnen dafür eine fünftägige Frist einräumen.
Nach diesem Zeitraum wird das MTO die endgültige Entscheidung treffen und diese sowohl dem Antragsteller als auch dem Einspruchsführer mitteilen.
2. Gründe für eine Markeneinrede in Mexiko
Das derzeitige mexikanische Gesetz legt fest, dass jede dritte Partei mit einem “Interesse” berechtigt ist, eine Einrede einzulegen. Diese weit gefasste Formulierung wurde so interpretiert, dass jemand eine anhängige Markenanmeldung, eine bestehende eingetragene Marke, die von der Anmeldung betroffen sein könnte, oder in einigen Fällen irgendjemand, der durch die Erteilung einer generischen oder beschreibenden Marke geschädigt werden könnte, haben kann. Schauen Sie auch, wie man in Mexiko eine Marke anmeldet.
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass das mexikanische Gesetz die Gründe für die Markeneinrede in Mexiko nicht restriktiv festlegt, die jede interessierte Partei vorbringen könnte. Eine weitere Bestimmung im Gesetz legt jedoch fest, dass jeder Gegner, der in einem Einspruchsverfahren unterliegt, keine Annullierungsklage auf denselben Gründen erheben kann wie in der Einrede. Diese spezielle Regel macht die Einreichung einer Einrede zu einer sehr delikaten, komplexen und strategischen Angelegenheit, die sorgfältig bewertet werden muss.
3. Auswirkungen eines erfolgreichen Einspruchs auf künftige Aktionen
Wenn der Einspruch erfolgreich ist und die Markenregistrierung verweigert wird, hat der Antragsteller den regulären Weg, die Entscheidung anzufechten, indem er eine Überprüfung bei der IP-Spezialkammer des Bundesverwaltungsgerichts beantragt (und danach ein gerichtliches Überprüfungsverfahren).
Andererseits, wenn der Einspruch erfolglos bleibt und die Markenregistrierung erteilt wird, befindet sich der Einspruchsführer in einer besonderen Situation aufgrund der zuvor genannten speziellen Regelung. Der Einspruchsführer kann immer noch eine Annullierungsklage gegen die Markenregistrierung erheben, sie kann jedoch nicht auf denselben Argumenten basieren, die im Einspruch verwendet wurden. Genauer gesagt, anstelle von Einspruchsgründen legt das mexikanische Gesetz fest, dass die Annullierungsklage nicht fortgeführt werden kann, wenn sie dieselben Argumente und Beweise enthält, die im Einspruch verwendet wurden.
4. Strategische Überlegungen für Markeneinreden in Mexiko
Im Hinblick auf das Vorstehende kann geschlossen werden, dass die Einreichung einer Markeneinrede in Mexiko eine sehr strategische und durchdachte Entscheidung darstellt, die nicht nur die Stärke der Angelegenheiten und Beweise in Betracht ziehen muss, sondern auch eine gründliche Analyse zukünftiger Streitigkeiten, die auftreten können.
Angesichts der kompakten und verwaltungstechnischen Natur des Markenverfahrens könnte ein Rechteinhaber in einem komplexeren Fall besser geschützt sein, wenn er wartet, bis die problematische Marke erteilt wird, und dann eine Annullierungsklage in einem formellen Rechtsstreit anstrebt (auch wenn diese erste Phase ebenfalls vor dem Mexikanischen Markenamt durchgeführt wird).
Im Gegensatz dazu sollte ein Rechteinhaber, wenn die Angelegenheit einfacher ist und es sich um verwirrende Ähnlichkeiten oder sogar um unlauteren Wettbewerb oder eine bösgläubige Anmeldung handelt, die Einreichung eines Einspruchs in Betracht ziehen, um die potenzielle Erteilung von konfliktreichen Rechten zu stoppen.
5. Beste Praktiken für Markeneinreden in Mexiko
Wie bereits erwähnt, sollte die Einreichung eines Einspruchs gegen die Registrierung einer Marke eine vollständige und detaillierte Bewertung der Marken des Rechteinhabers und anderer damit zusammenhängender Rechte, wie Designs oder Urheberrechte, umfassen, zusammen mit einer sorgfältigen Analyse des Portfolios des Antragstellers und einer möglichen vorherigen Nutzung. Markeninhaber sollten nicht voreilig Entscheidungen treffen, Einsprüche gegen jede beliebige Markenanmeldung einzulegen, da dies die Gelegenheit beeinträchtigen könnte, sich gründlich vorzubereiten (in einem längerfristigen Rahmen im Vergleich zur einmonatigen Einspruchsfrist) und eine robustere Annullierungsklage anstreben zu können.
6. Schlussfolgerung
Das System der Markeneinreden in Mexiko bietet gleichzeitig Chancen und Herausforderungen für Rechteinhaber. Die strategische Entscheidung, einen Einspruch einzureichen, muss sorgfältig in Hinblick auf die Stärken und Schwächen des Falles, die potenziellen Auswirkungen auf zukünftige rechtliche Schritte und die spezifischen Nuancen des mexikanischen Markenrechts getroffen werden.
Angesichts der verfahrensrechtlichen Einschränkungen und der möglichen Präklusion von der Erhebung einer Annullierungsklage auf denselben Gründen ist es entscheidend für Markeninhaber, eine gründliche Bewertung vorzunehmen, bevor sie sich entscheiden, eine Anmeldung anzufechten. Dies beinhaltet die Bewertung der Stärke ihrer eigenen Rechte, der Erfolgsaussichten eines Einspruchs und der potenziellen Vorteile einer alternativen Durchführung einer Annullierungsklage, falls der Einspruch erfolglos bleibt.
Letztendlich wird ein fundierter Entscheidungsprozess, der sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen Auswirkungen berücksichtigt, Markeninhabern helfen, ihre Rechte im dynamischen Umfeld des mexikanischen geistigen Eigentumsrechts effektiv zu schützen. Durch Abwägen strategischer Überlegungen können Rechtsinhaber den Einspruchsprozess mit größerem Vertrauen durchlaufen und günstige Ergebnisse erzielen.
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