Remboursement des frais de recherche à l’OEB : une perspective stratégique sur les brevets au Luxembourg

Par Robert Fichter, JET IP

Le Luxembourg, petit mais important pays au cœur de l’Europe, est membre de la Convention sur le brevet européen (CBE) ainsi que d’autres traités internationaux sur la propriété intellectuelle pertinents. Les demandes de brevet luxembourgeoises ne sont pas examinées mais sont directement publiées sous forme de brevets après 18 mois.

Intéressant, les demandes de brevet au Luxembourg sont recherchées par l’OEB.

Selon l’article 9(2) du Règlement relatif aux taxes, l’OEB remboursera partiellement ou totalement les frais de recherche internationaux payés à l’OEB pour une demande européenne, y compris Euro-PCT, ou PCT si le rapport de recherche européen complémentaire peut se baser sur un rapport de recherche antérieur préparé par l’OEB, par exemple au nom de l’office des brevets du Luxembourg.

Dans cet article, nous examinerons les exigences, les procédures et les pièges des demandes de brevet au Luxembourg, et plus pertinemment, expliquerons le concept de remboursement des frais de recherche devant l’OEB, en tant qu’autorité de recherche régionale ou internationale.

Contenus

1. Qu’est-ce qui peut être enregistré comme brevet au Luxembourg?

2. Le processus d’enregistrement de brevet au Luxembourg

3. Documents nécessaires pour l’enregistrement d’un brevet au Luxembourg

4. Coûts des brevets au Luxembourg

5. Remboursement des frais de recherche devant l’OEB

1. Qu’est-ce qui peut être enregistré comme brevet au Luxembourg?

Les critères de brevetabilité au Luxembourg sont essentiellement les mêmes que ceux devant l’OEB : nouveauté, activité inventive et applicabilité industrielle. Les revendications peuvent concerner des produits, des procédés, des dispositifs ou des utilisations. Le Luxembourg ne connaît pas les modèles d’utilité, cependant.

2. Le processus d’enregistrement de brevet au Luxembourg

Déposer une demande de brevet au Luxembourg est un processus simple et facile. On peut déposer via divers moyens électroniques, par e-mail, par courrier conventionnel et par dépôt personnel au bureau. Les frais de demande obligatoires doivent être payés dans un délai d’un mois après le dépôt. Une demande de recherche est optionnelle mais indispensable pour le concept de remboursement discuté ci-dessous.

Avant l’octroi et dans les quatre mois suivant la réception du rapport de recherche, le demandeur peut demander des modifications des documents initialement déposés qui n’étendent pas le champ d’application original.

18 mois après le dépôt, la demande est publiée sous forme de brevet accordé, sauf si une accélération est demandée (des frais s’appliquent). Voir aussi comment enregistrer un modèle d’utilité en Allemagne.

3. Documents nécessaires pour l’enregistrement d’un brevet au Luxembourg

Pour se voir attribuer une date de dépôt, une demande de brevet doit comprendre la demande elle-même, une description et des revendications. Les dessins sont optionnels. De plus, pour être enregistré avec succès, un résumé, des détails concernant le ou les inventeurs, éventuellement une déclaration que les inventeurs ne souhaitent pas que leurs noms soient publiés, et éventuellement une déclaration de priorité sont requis. En cas de documents manquants ou d’autres défauts formels, le bureau demandera au demandeur de remédier à ces défauts.

Les documents de la demande peuvent être en allemand, luxembourgeois, français ou anglais. Dans le dernier cas pertinent, les revendications doivent être traduites en allemand ou en français. Les traductions automatiques ne sont pas recommandées si le brevet enregistré constitue une partie pertinente d’un portefeuille de PI.

Aucune restriction quant au nombre de revendications (indépendantes) n’existe.

4. Coûts des brevets au Luxembourg

Enregistrement de brevet au Luxembourg (au 1er août 2023) :

• Frais officiels de dépôt : 40€
• Frais de recherche officiels : 450€
• Frais d’accélération : 49€

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5. Remboursement des frais de recherche devant l’OEB

Les demandes de brevet au Luxembourg sont recherchées par l’OEB.

Comme d’habitude, l’examinateur de l’OEB fournit non seulement un rapport de recherche mais aussi une opinion détaillée sur la brevetabilité de l’objet revendiqué. Le rapport de recherche est transmis à l’applicant ou à son représentant par l’office des brevets du Luxembourg. L’OEB recherche la demande dans la langue de dépôt, par exemple une opinion de recherche pour les demandes en langue anglaise est émise en anglais avec la traduction en allemand ou en français des revendications exigée par le bureau LU étant sans importance.

Ces détails procéduraux permettent une option encore largement inconnue pour recevoir d’importantes remboursements des frais de recherche payés au Bureau européen des brevets pour les demandes EP ou PCT ultérieures.

Le processus de remboursement est simple :

Lors du dépôt d’une demande de brevet européen directe ou d’une demande PCT avec l’OEB sélectionné comme ISA, la priorité de la demande luxembourgeoise précédemment déposée doit être revendiquée. En d’autres termes, il est essentiel de déposer d’abord au Luxembourg (et/ou dans d’autres juridictions en parallèle comme le peuvent exiger les lois locales).

Le rapport de recherche antérieur préparé par l’OEB dans la demande luxembourgeoise sera alors pris en compte par l’OEB, et un remboursement des frais de recherche d’OEB direct ou PCT sera traité.

Importamment, la demande EP ou PCT ultérieure ne peut pas s’écarter de manière significative de la demande LU initialement déposée, sinon l’OEB doit procéder à une nouvelle recherche qui ne permet pas de remboursement ou seulement un remboursement partiel, ce dernier étant financièrement peu attractif en raison des frais de recherche de 450€ déjà payés au bureau LU.

Selon les règles de l’OEB de 2023, différents niveaux de remboursement existent pour les recherches comprenant un avis écrit comme ceux fournis par l’office des brevets du Luxembourg, en particulier :

Dans les procédures PCT, l’OEB agissant en tant qu’ISA :

• 100% si l’OEB peut pleinement utiliser le rapport de recherche antérieur
• 25% si l’OEB peut partiellement utiliser le rapport de recherche antérieur

Dans les procédures régionales EP, l’OEB agissant en tant qu’autorité de recherche régionale :

• 84% si l’OEB peut pleinement utiliser le rapport de recherche antérieur
• 21% si l’OEB peut partiellement utiliser le rapport de recherche antérieur

Il en résulte que le concept proposé est le plus avantageux dans les procédures Euro-PCT (ISA=EPO) où la demande PCT revendique la priorité d’une demande de brevet luxembourgeoise (remboursement à 100% de 1 775€). Le deuxième meilleur sont les procédures régionales EP (remboursement de 84% de 1 460€).

Les coûts globaux (en €), y compris les frais de service exemplaires pour le traitement de la demande luxembourgeoise, sont résumés dans le tableau suivant.

Lors du dépôt en anglais, la traduction nécessaire des revendications doit être déposée auprès de l’office des brevets du LU. Utiliser des traductions automatiques ne générera pas de coûts supplémentaires. Sinon, il convient de considérer en plus 50 à 100€ de frais de traduction pour un ensemble de revendications de taille raisonnable.

Outre les aspects financiers attrayants du concept présenté, du point de vue légal ou de politique d’entreprise, il peut être prohibé de l’appliquer ou du moins imposer des risques, tels que la violation des restrictions à l’exportation de technologies. Ces risques peuvent être correctement abordés, en particulier lorsqu’il n’y a pas d’intérêt véritable pour le brevet LU autre que l’obtention efficace d’un rapport de recherche EP. Par exemple, le brevet LU peut être abandonné par non-paiement de la 3e annuité, retiré avant publication après réception du rapport de recherche, ou retiré activement après publication.

Cependant, il convient également de considérer que, bien que petit, le Luxembourg dispose d’autorités douanières puissantes, et en matière de fret, il est l’un des principaux acteurs en Europe, se retrouvant régulièrement parmi les 10 premiers aéroports de fret européens. Cette combinaison place les titulaires de droits de PI dans d’excellentes positions pour faire valoir leurs droits lorsque les marchandises potentiellement contrefaites entrent en Europe. Étant donné les faibles frais de maintenance (33€ pour la 3e année, 41€ pour la 4e année, jusqu’à 300€ pour la 20e année), il est intéressant de considérer la maintenance d’un brevet LU accordé pendant quelques années.

Lors de la sélection d’un agent local pour déposer pour vous au Luxembourg, vous devez vous assurer que leurs frais professionnels comprennent le dépôt, le paiement des frais, l’obtention d’un document de priorité pour les dépôts ultérieurs, le rapport sur l’octroi, la transmission des lettres de brevet et au moins un rappel concernant la 3e annuité. Il pourrait être judicieux de négocier un forfait à frais fixes pour le dépôt au LU et à l’OEB.

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