Par Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
Le système d’opposition des marques au Mexique représente un développement significatif dans le paysage de la propriété intellectuelle du pays. Historiquement, le Mexique ne disposait pas de procédure d’opposition, ce qui permettait un processus d’enregistrement des marques simplifié, mais quelque peu vulnérable. Cette lacune laissait place à des conflits potentiels et à des abus dans les procédures de marque, car les parties intéressées avaient peu de recours pour contester les demandes en cours avant qu’elles ne soient accordées.
Reconnaissant la nécessité d’un système plus robuste qui aligne le Mexique sur les pratiques internationales et offre une meilleure protection aux propriétaires de marques, une procédure d’opposition a été introduite en 2016. Cet amendement a fourni aux autorités des informations pertinentes pour aider à accorder ou à refuser une demande de marque.
Contenu
3. Impact d’une opposition réussie sur les actions futures
4. Considérations stratégiques
5. Meilleures pratiques pour l’opposition de marque
1. Cadre juridique actuel
Suite à l’introduction de la figure de l’opposition dans le système de PI mexicain en 2016, une nouvelle loi a été promulguée en juillet 2020 (Loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle) en raison des nombreux changements mis en œuvre pour se conformer à l’ACEUM. Selon cette nouvelle législation, la procédure d’opposition est définie comme suit :
Toutes les demandes de marque doivent être publiées dans le Bulletin électronique de la Propriété industrielle dans les dix jours ouvrables suivant leur date de dépôt. Le Bulletin est publié quotidiennement.
Toute tierce partie (opposant) considérant qu’une demande enfreint sa marque ou ses droits antérieurs disposera d’un mois à compter de la date de publication dans le Bulletin pour déposer une opposition. Tout type de preuve (sauf les preuves confessionnelles et testimoniales) peut être déposé avec l’opposition. L’Office mexicain des marques (OMM) peut prendre en compte les enregistrements et les arguments antérieurs de l’opposant, mais n’est pas obligé de le faire. Cela signifie qu’à la suite de cette procédure d’« opposition légère », l’OMM peut citer les enregistrements de l’opposant comme marques antérieures dans une action d’examen substantiel régulière, mais pourrait également accorder un enregistrement au demandeur et ignorer l’opposition.
Après la période d’un mois pour les oppositions, l’OMM commencera son analyse de la demande (examen formel et substantiel). S’il émet une exigence formelle ou s’il trouve des motifs de refus, il en informera le demandeur, ainsi que toute opposition déposée par une tierce partie, accordant un délai de deux mois pour déposer une réponse aux exigences et à l’opposition.
Si le demandeur ne se conforme pas à une exigence formelle ou ne produit pas de réponse au refus provisoire ou à l’opposition, la procédure de demande sera considérée comme abandonnée.
Une fois le délai de deux mois écoulé et toutes les preuves traitées, l’OMM convoquera les parties de la procédure (demandeur et opposant) pour formuler leurs conclusions finales, accordant un délai de cinq jours à cet effet.
Après cette période, l’OMM procédera à l’émission de la résolution finale, informant la décision tant au demandeur qu’à l’opposant.
2. Motifs d’opposition aux marques au Mexique
La législation mexicaine actuelle établit que toute tierce partie ayant un « intérêt » a la capacité légale de déposer une opposition. Cependant, cette formulation large a été interprétée comme signifiant quelqu’un ayant une demande de marque en cours, un enregistrement de marque qui pourrait être affecté par la demande, ou dans certains cas, toute personne qui pourrait être lésée par l’octroi d’une marque générique ou descriptive.
Un autre fait important à prendre en compte est que la loi mexicaine ne définit pas, de manière restrictive, les motifs d’opposition aux marques au Mexique que toute partie intéressée pourrait élaborer. Cependant, une disposition supplémentaire dans la loi établit que tout opposant qui ne l’emporte pas dans une procédure d’opposition ne peut pas déposer une action en annulation sur les mêmes motifs que ceux avancés dans l’opposition. Cette règle spéciale transforme le dépôt d’une opposition en une affaire très délicate, complexe et stratégique qui doit être soigneusement évaluée.
3. Impact d’une opposition réussie sur les actions futures
Si l’opposition est réussie et que l’enregistrement de la marque est refusé, le demandeur aura le chemin régulier pour contester la décision en déposant un recours devant la Chambre spécialisée en PI du Tribunal administratif fédéral (et une procédure de révision judiciaire par la suite).
Inversement, si l’opposition est infructueuse et que l’enregistrement de la marque est accordé, l’opposant se retrouvera dans une situation particulière en raison de la règle spéciale mentionnée précédemment. L’opposant peut toujours déposer une action en annulation contre l’enregistrement de la marque, mais elle ne peut pas être fondée sur les mêmes arguments que ceux utilisés dans l’opposition. Plus précisément, plutôt que de se référer aux motifs d’opposition, la loi mexicaine stipule que l’action en annulation ne peut pas procéder si elle contient les mêmes arguments et preuves utilisés dans l’opposition.
4. Considérations stratégiques pour l’opposition de marque au Mexique
À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que le dépôt d’une opposition de marque au Mexique implique une décision très stratégique et réfléchie qui doit évaluer non seulement la force des motifs, des arguments et des preuves à disposition, mais aussi inclure une analyse approfondie de tout litige futur qui pourrait survenir.
Étant donné la nature compacte et administrative de la procédure de marque, si le cas est complexe, un titulaire de droits pourrait être mieux protégé en attendant que la marque collusive soit accordée et en déposant une action en annulation dans une voie de litige formelle (même si cette première étape est également fondée devant l’Office mexicain des marques).
Au contraire, si la question en jeu est plus simple, impliquant une similarité confuse ou même une concurrence déloyale ou un dépôt de mauvaise foi, un propriétaire de droits devrait opter pour le dépôt de l’opposition et arrêter l’octroi potentiel de droits conflictuels.
5. Meilleures pratiques pour l’opposition de marque au Mexique
Comme mentionné précédemment, le dépôt d’une opposition contre l’enregistrement d’une marque devrait impliquer une évaluation complète et détaillée des marques et autres droits connexes du titulaire, tels que les designs ou les droits d’auteur, ainsi qu’une évaluation minutieuse du portefeuille du demandeur et de tout usage antérieur qu’il pourrait avoir. Les propriétaires de marques ne devraient pas décider à la hâte de s’opposer à des demandes de marque si cela pourrait compromettre l’opportunité de se préparer (dans un délai prolongé par rapport au délai d’opposition d’un mois) et d’accéder à une action en annulation plus robuste.
6. Conclusion
Le système d’opposition des marques au Mexique présente à la fois des opportunités et des défis pour les titulaires de droits. La décision stratégique de déposer une opposition doit être prise avec une attention particulière aux forces et aux faiblesses du dossier, à l’impact potentiel sur les actions légales futures et aux nuances spécifiques de la loi mexicaine sur les marques.
Étant donné les contraintes procédurales et la possibilité d’être empêché de déposer une action en annulation sur les mêmes motifs, il est crucial pour les propriétaires de marques de réaliser une évaluation approfondie avant de décider de s’opposer à une demande. Cela inclut l’évaluation de la force de leurs propres droits, la probabilité de succès dans l’opposition et les avantages possibles de poursuivre alternativement une action en annulation si l’opposition échoue.
En fin de compte, un processus de prise de décision bien informé qui prend en compte à la fois les implications immédiates et à long terme aidera les propriétaires de marques à protéger efficacement leurs droits dans le paysage dynamique de la loi mexicaine sur la propriété intellectuelle. En réfléchissant aux considérations stratégiques, les titulaires de droits peuvent naviguer dans le processus d’opposition avec plus de confiance et obtenir des résultats favorables.
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