Les principaux points à prendre en compte avant de débuter l’enregistrement d’une marque :
- Une marque donne un droit de monopole pour vendre des produits ou services sous une certaine désignation (par exemple, un mot, un logo, un symbole, un slogan, une étiquette, etc.)
- Une marque est enregistrée par rapport à une liste spécifique de biens et services qui seront ou sont marqués de cette désignation.
- La durée effective d’une marque est illimitée et est soumise à renouvellement tous les 10 ans.
- Pour que une marque soit enregistrable, elle doit être distinctive (ne pas désigner directement les biens fabriqués ou leurs caractéristiques, ni se composer uniquement de lettres de consonnes ou de chiffres, de symboles ou termes courants) et ne doit pas être fallacieuse ou immorale.
- Une marque est enregistrée pour chaque pays séparément, et elle doit être unique parmi les autres marques et signes utilisés dans ce pays.
- Dans de nombreux pays, le droit à une marque peut être terminé prématurément si elle n’est pas utilisée par le propriétaire du droit pendant 3 ans.
- En règle générale, le propriétaire d’une marque ne peut être qu’une entité commerciale, c’est-à-dire une société ou un entrepreneur individuel.
- Dans la plupart des pays, les candidats étrangers ne peuvent demander l’enregistrement d’une marque que par l’intermédiaire d’avocats en brevets certifiés dans ce pays.
Le dépôt en temps utile d’une demande de marque aide à prévenir l’enregistrement par des tiers, ce qui est un enjeu crucial pour les entreprises en développement.
- Le pas le plus important dans le dépôt d’une demande est de sélectionner les classes ICGS ainsi que les biens et services pour lesquels l’enregistrement est prévu. Il existe 45 classes, chacune listant un grand nombre de biens et de services. Le nombre de classes ICGS et le nombre de biens déterminent directement le coût de l’enregistrement (frais et services des avocats) ainsi que les chances d’enregistrement, il vaut donc mieux choisir uniquement ces biens et services qui seront réellement produits sous cette marque.
- La liste des biens et services diffère légèrement pour chaque pays, mais elle est toujours soumise à la Classification Internationale, que vous pouvez trouver dans le Gestionnaire de Biens & Services.
- Avant de déposer une demande de marque, il est recommandé d’effectuer une recherche de protectabilité pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles. Cependant, le coût de la recherche de protectabilité peut souvent dépasser celui de la demande en elle-même, ce qui réduit son utilité. Si vous souhaitez économiser de l’argent, vous pouvez utiliser la Base de Données Mondiale des Marques pour effectuer la recherche vous-même.
- Il est important de demander le format de la marque (un mot, une image ou une combinaison des deux) qui sera utilisé dans les activités réelles, sinon la marque peut être contestée.
- Dans certains pays, comme les États-Unis, une demande de marque ne peut être déposée que si elle est déjà utilisée dans ce pays ou s’il y a une intention de l’utiliser. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de fournir une preuve d’utilisation après environ 6 mois ou de prolonger la période en payant des frais supplémentaires.
- Le coût de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque varie selon les pays et se situe généralement dans une fourchette de 250 à 1500 dollars par classe ICGS. Dans la plupart des cas, le dépôt d’une demande est une procédure formelle, il n’est donc pas particulièrement nécessaire de choisir des avocats coûteux.
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Le système de Madrid pour le dépôt des enregistrements de marques mérite une mention spéciale :
- Le Système international d’enregistrement des marques de Madrid vous permet de demander l’enregistrement d’une marque dans 128 pays dans le monde.
- Il n’est pas toujours moins cher que l’enregistrement direct dans chaque pays individuellement; dans la plupart des cas, il est choisi pour la commodité, car cela évite de travailler avec un grand nombre d’avocats dans différents pays pour soumettre la demande.
- La demande de Madrid nécessite une demande de base dans le pays de résidence. La demande de Madrid suit la demande de base pendant 5 ans, ce qui signifie que si la demande de base est refusée ou contestée, la demande de Madrid sera également annulée.
- Vous pouvez calculer le coût de la Demande de Frais de Madrid en utilisant le Calculateur de Frais de Madrid. Ensuite, il est judicieux de comparer le calcul avec le coût direct du dépôt dans différents pays.
- La demande de Madrid est également avantageuse car, en cas de décision positive sur l’enregistrement, il n’est pas nécessaire de payer des frais supplémentaires pour l’enregistrement et la délivrance d’une marque, contrairement à un enregistrement direct.
- Cependant, il est souvent nécessaire de communiquer avec des avocats locaux en brevets en cas de demandes d’examen, dans ce cas le coût des services peut être plus élevé que si la demande était initialement déposée par un avocat local.
Examen, octroi et renouvellements :
- Dans certains pays ou régions (par exemple, en Europe), l’examen est formel, c’est-à-dire que l’office des brevets ne vérifie pas les marques concurrentes et publie la décision d’enregistrement après l’examen formel. La période de temps après l’examen formel est généralement de 3 à 6 mois, pendant laquelle toute partie intéressée peut déposer une opposition contre l’enregistrement de la marque en question. Cette approche réduit la période d’examen et le coût de l’enregistrement de la marque.
- Aux États-Unis, par exemple, les marques enregistrées sous le système de Madrid peuvent être soumises à un audit, auquel cas une preuve d’utilisation sera requise pour les deux biens ou services spécifiés par l’auditeur. En l’absence de preuve, ces éléments devront être retirés de la demande et vous devrez payer une amende de 250 dollars pour chaque élément, et fournir des preuves pour tous les autres, etc. Vous pourriez finir par payer plusieurs milliers ou même des dizaines de milliers de dollars d’amendes.
- Dans le cas de demandes d’expertise concernant des marques concurrentes, il est très important de préparer une réponse conformément à l’interprétation locale de la similitude des marques, il est donc important de choisir un avocat en marques expérimenté et responsable pour ce travail.
- L’octroi d’une marque entraîne souvent simplement le paiement de frais et parfois vous pouvez obtenir un certificat électronique en quelques minutes. À ce stade, il est judicieux d’analyser le coût des services d’un avocat actuel, il ne devrait généralement pas dépasser quelques centaines de dollars.
- Après l’enregistrement, il est nécessaire de payer des frais de renouvellement de marque après 10 ans à compter de la date de dépôt, afin que la marque soit valide pour 10 ans supplémentaires. Il est plus facile et moins coûteux de confier cette fonction à des services spécialisés.
Enregistrer une marque est une procédure bien plus simple que, par exemple, enregistrer un brevet pour une invention, mais elle a ses propres spécificités dans chaque pays et à chaque étape. La chose la plus importante est la ponctualité et l’exactitude des actions à un coût minimal, puisque la stratégie d’entreprise (marchés ciblés, biens fabriqués, design ou nom lui-même) peut changer rapidement, donc la procédure sera probablement effectuée plus d’une fois.
