台湾马卡注册律师协会：Protege Tu Identidad de Marca

Por Lewis C. Y. HO, Lewis & Davis Patent Attorneys Office  

En el activo mercado taiwanés, establecer y proteger la identidad de tu marca es primordial para el éxito empresarial. El proceso de registro de marca en Taiwán actúa como una herramienta crucial para proteger una marca que consiste en símbolos, nombres y logotipos únicos, proporcionando derechos exclusivos para su uso. Esta guía completa tiene como objetivo aclarar las complejidades del registro de marcas en Taiwán, brindando a las empresas el poder de navegar el proceso de manera efectiva y asegurar sus activos de propiedad intelectual.

内容  

1. ¿Qué se puede registrar como marca en Taiwán? 

2. El proceso de registro y oposición de marcas en Taiwán 

3. Motivos para el rechazo de una solicitud de marca en Taiwán 

4. Documentos necesarios para el registro de marcas en Taiwán 

5. Costos de las marcas en Taiwán 

6. ¿Por qué registrar una marca en Taiwán? 

7. 结论 

1. ¿Qué se puede registrar como marca en Taiwán? 

En Taiwán, la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO) permite la inscripción de marcas tradicionales y no tradicionales. Las marcas tradicionales incluyen palabras, fases, símbolos o combinaciones de estos, usados en el curso de los negocios para identificar y diferenciar la fuente de bienes o servicios. Las marcas no tradicionales incluyen color, sonido, forma tridimensional, holograma, movimiento y marcas olfativas. Generalmente, dependiendo de la naturaleza de los derechos, las marcas se dividen en cuatro tipos: marca, marca colectiva, marca de membresía colectiva y marca de certificación, como se muestra a continuación:

1. Marca: 

2. Marca Colectiva: 

3. Marca de Membresía Colectiva:

4. Marca de Certificación: 

El alcance de las marcas elegibles para registro en Taiwán es amplio y permite abarcar varios elementos/señales según la Ley de Marcas de Taiwán. Por ejemplo, una marca puede consistir en palabras, diseños, dispositivos, símbolos, logotipos, nombres de marcas, letras, números, colores, formas de productos, formas de embalaje, la forma tridimensional de un artículo e incluso sonidos, movimientos, dinámicas, hologramas, etc., o cualquier combinación de estos.

Para calificar para el registro, las marcas deben poseer distintividad, distinguiéndolas de términos genéricos o descriptivos.

En Taiwán, la “distintividad” se juzga en vista de la marca desde la percepción de los consumidores considerando la relación entre la marca y los bienes o servicios designados, así como si la marca puede indicar directa y obviamente la fuente de los bienes o servicios o no.

Si tiene “distintividad”, incluso una marca que consista puramente en palabras comunes de felicitación y auspicio como un matrimonio feliz, el nacimiento temprano de un niño, todo va bien, buena suerte, buena fortuna, etc., o palabras comúnmente usadas de bendición y oración también podrían registrarse como una marca.

Por ejemplo, algunas marcas que consisten en palabras de bendición chinas ilustradas a continuación se consideran que tienen “distintividad” y se permiten registrar como marca en las Clases 25, 30 o 33.

Ejemplos de Marcas con “Distintividad” (Registro de Marca) 

(* Para cada marca ilustrada, al solicitante se le ha negado los derechos exclusivos a esas palabras chinas de bendición para responder a los motivos de rechazo indicados en la Acción de Oficina).

Sin embargo, algunas marcas que consisten en palabras de bendición chinas ilustradas a continuación se consideran que no tienen “distintividad” y se rechazan para ser registradas como marca en las Clases 9, 25 o 34, etc.

Ejemplos de Marcas sin “Distintividad” (Rechazo de Registro)

Además, las marcas que se parecen demasiado a marcas registradas existentes pueden enfrentar desafíos durante el proceso de solicitud, destacando la importancia de realizar búsquedas exhaustivas antes de presentar la solicitud.

Las solicitudes de marca en Taiwán pueden enfrentarse al rechazo por varios motivos, incluyendo la falta de distintividad, similitud con marcas existentes, elementos engañosos o infracción del orden público o la moralidad. Además, las marcasque entran en conflicto con derechos anteriores, como marcas conocidas o indicaciones geográficas, pueden enfrentar oposición. Realizar búsquedas exhaustivas y crear marcas distintivas son pasos esenciales para mitigar el riesgo de rechazo.

*Las marcas reproducidas a continuación son propiedad exclusiva de sus propietarios y solo se proporcionan como muestras con fines educativos.

2. El proceso de registro y oposición de marcas en Taiwán

1. Actividades previas a la solicitud: 

Realizar una búsqueda de marca: Es una buena idea llevar a cabo una investigación antes de empezar a hacer negocio con una marca. Realizar una búsqueda de marcas antes de decidir cuál registrar es algo prudente, especialmente al considerar los riesgos futuros de litigación. Puede que no sea conveniente usar una marca si otra compañía ya está realizando negocios activamente en la misma clase. Por tanto, se recomienda realizar una búsqueda diligente para identificar cualquier marca existente que pueda entrar en conflicto con la marca propuesta antes de presentar una solicitud. ¡Usa la herramienta de búsqueda con IA de iPNOTE para realizar una búsqueda gratis!

Definir el ámbito de protección: Los solicitantes deben delinear con precisión los bienes o servicios asociados con su marca y clasificarlos según el sistema de clasificación internacional.

Nombrar un agente local: Los solicitantes extranjeros deben nombrar un agente local autorizado para representarlos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO).

2. Presentación de la solicitud: 

Preparar los documentos de la solicitud: Estos incluyen una representación de la marca, una lista de bienes o servicios cubiertos, prueba de pago de la tasa y cualquier documento de prioridad si se reclama prioridad en base a una solicitud anterior.

Enviar la solicitud a TIPO: Las solicitudes pueden enviarse electrónicamente o en papel, acompañadas de los documentos necesarios y las tasas. También consulta cómo registrar una marca en Hong Kong.

3. 检查： 

TIPO examina la solicitud realizando inicialmente el “Examen Formal” para verificar si la solicitud cumple con los requisitos formales, y luego el “Examen Sustantivo” para asegurar que cumple con los requisitos legales y evaluar si existen conflictos potenciales con marcas existentes. Si la solicitud cumple con todos los criterios, avanza a la publicación en la gaceta oficial para fines de oposición; de lo contrario, TIPO rechazará la solicitud de marca.

Generalmente, el “Examen Formal” y el “Examen Sustantivo” examinan los siguientes requisitos con respecto a:

(1) Formalidades;  

(2) Clasificación;  

(3) Descriptividad (*Motivos Absolutos de Rechazo);

(4) Distintividad (*Motivos Absolutos de Rechazo);

(5) Conflicto con registro previo (*Motivos Relativos de Rechazo).

* Descargo de responsabilidad de marca 

Si una marca incluye palabras o figuras descriptivas o no distintivas, el solicitante puede optar por renunciar a los derechos exclusivos a estos elementos antes de que se emita una decisión sobre el examen.

Durante el proceso de examen, el Examinador de Marcas buscará marcas registradas previamente similares a la solicitud. Si se encuentran problemas, se emitirá una Acción de Oficina al solicitante, quien podrá entonces presentar argumentos o modificar la descripción de bienes/servicios. Típicamente, al solicitante se le dan uno o dos intentos para abordar todas las objeciones pendientes.

4. Registro: 

Una vez que la solicitud se considera admisible, el examinador emitirá una Decisión de Aprobación. El solicitante deberá pagar la tasa de registro dentro de 2 meses. TIPO luego concede y publica la marca en la Gaceta de Marcas, así como emite un certificado de registro al solicitante, otorgándole derechos exclusivos para usar la marca en conexión con los bienes o servicios designados.

5. Publicación: 

La solicitud de marca se publica en la gaceta oficial durante un período de oposición de tres meses.

En la Gaceta de Marcas, se publican los siguientes detalles en chino tradicional.

(1) Nombre de la marca; 

(2) Nombre del solicitante; 

(3) Dirección del solicitante taiwanés, o Nacionalidad de un solicitante extranjero;

(4) Número de solicitud; 

(5) Fecha de solicitud; 

(6) Bienes/Servicios; 

(7) Información de reclamo de prioridad; y  

(8) Representación de la marca. 

6. Oposición:

Terceros (cualquiera) pueden presentar una oposición contra el registro de la solicitud de marca dentro de un período de oposición de 3 meses después de que el registro de la marca sea aprobado y publicado en la gaceta de marcas.

La oposición puede citar motivos basados en razones como:

(1) derechos previos existentes (por ejemplo, la marca es similar o idéntica a una marca registrada anteriormente, etc.); o

(2) falta de distintividad (por ejemplo, la marca describe los bienes/servicios, etc.); o

(3) la marca se considera genérica para esos bienes/servicios, etc.

Tanto el solicitante como el oponente tienen oportunidades para presentar evidencia y argumentos que respalden sus respectivas posiciones. Si la oposición tiene éxito, el registro de la solicitud de marca se restringirá en alcance o se retirará.

7. Renovación 

El plazo de vigencia de una marca en Taiwán es de 10 años desde la fecha de registro. Después de que la marca se registre, el solicitante debe pagar las tasas de renovación a partir de 6 meses antes de que la marca expire para mantenerla vigente.

3. Motivos para el Rechazo de una Solicitud de Marca en Taiwán 

TIPO realiza un examen exhaustivo de las solicitudes de marca, evaluándolas basado tanto en motivos absolutos como relativos. El no cumplir con los siguientes criterios puede resultar en el rechazo de tu solicitud de marca:

Motivos Absolutos de Rechazo: 

1. Falta de Distintividad: 

Si la marca simplemente describe la calidad, propósito previsto, material, lugar de origen o características relevantes de los bienes o servicios designados.

2. Genericidad: 

Si la marca consiste exclusivamente de un término genérico para los bienes o servicios designados.

3. Falta de Distintividad Intrínseca: 

Si la marca está compuesta exclusivamente por otros signos que no tienen distintividad intrínseca.

4. Otros Motivos: 

Por ejemplo, si la marca es idéntica o similar a banderas nacionales, emblemas, sellos o banderas estatales de Taiwán u otros países, o si va en contra de la política pública o principios aceptados de moralidad.

Motivos Relativos de Rechazo: 

1. Probabilidad de Confusión para el Público: 

Si la marca probablemente confunda al público sobre la naturaleza, calidad o lugar de origen de los bienes/servicios.

2. Conflicto con Marcas Anteriores: 

Si la marca es idéntica o similar a marcas anteriores para bienes/servicios idénticos o similares, y es probable que confunda a los consumidores relevantes.

3. Similitud con Marcas Conocidas: 

Si la marca es similar a una marca conocida, causando una probabilidad de confusión entre el público relevante.

4. Otros Motivos: 

Por ejemplo, si la marca contiene el nombre de una persona famosa, jurídica o empresa, llevando a una probabilidad de confusión entre el público relevante.

4. Documentos Necesarios para el Registro de Marcas en Taiwán  

Los solicitantes deben compilar un conjunto de documentos para el registro de marcas en Taiwán, incluyendo:

• Una reproducción de la marca con resolución mayor a 300 dpi 
• Un listado de bienes o servicios amparados por la marca, y sus traducciones al chino (acorde a la Clasificación China de Bienes y Servicios publicada por TIPO, la cual es más detallada comparada con la “CLASIFICACIÓN DE NIZA”)
• Prueba del pago de la tasa de solicitud 
• Poder notarial (**Los solicitantes extranjeros deben confiar en un abogado local, un agente de patentes o un agente de marcas como representante del solicitante para la comunicación con TIPO a lo largo del proceso de registro.) y su traducción al chino
• Documentos de prioridad y sus traducciones al chino. (**Si se reclama prioridad, la solicitud en Taiwán se debe presentar dentro de 6 meses después de la fecha de solicitud de la primera solicitud o una solicitud anterior)

5. Costos de Marcas en Taiwán 

El coste total varía dependiendo de factores como la cantidad de bienes/servicios designados, el número de clases cubiertas por la marca y cualquier servicio adicional requerido. A pesar de estos gastos, el registro de marcas en Taiwán generalmente se considera rentable en comparación con otras jurisdicciones.

Fase de Presentación

Fase de Registro

El costo de registro de marcas en Taiwán a través de la plataforma iPNOTE comienza desde tan solo $300, lo cual incluye todas las tasas gubernamentales. Encuentra el mejor agente de marcas en Taiwán a través de iPNOTE.

6. ¿Por qué registrar una marca en Taiwán?  

En Taiwán, la protección de la marca sigue un sistema de primer archivo en lugar de un sistema de primer uso. Además, Taiwán no es miembro de la OMPI ni del Sistema de Madrid. Esto significa que el sistema de Madrid, que permite el registro y la gestión de marcas a nivel mundial, no puede usarse para registrar una marca en Taiwán, R. O.C.

Por lo tanto, registrar una marca es crucial para proteger tu identidad de marca y asegurar los derechos exclusivos sobre tu marca única en Taiwán. Particularmente, en comparación con utilizar una marca primero en productos o servicios en el comercio, es más importante presentar una solicitud de marca lo antes posible, para la protección de esa marca en Taiwán.

Registrar tu marca en Taiwán puede establecer la identidad de tu marca en los bienes o servicios proporcionados, facilitando a los consumidores reconocerlos y recordarlos, y otorgándote el derecho exclusivo de usar la marca en conexión con los bienes o servicios listados en el registro.

Generalmente, el registro de una marca en Taiwán ofrece una serie de beneficios, incluyendo:

• Protección Legal contra Infracciones: Una marca registrada proporciona una presunción legal de propiedad y validez, lo que hace que disfrute de protección estatutaria bajo la ley, facilitando la defensa de derechos contra infractores y la toma de acciones legales contra el uso no autorizado o la prevención de infracciones.
• Derechos Exclusivos y Exclusividad de Mercado: El registro de marcas otorga al propietario derechos exclusivos de usar la marca en conexión con los bienes o servicios que el registro cubre.
• Reconocimiento de Marca, Valor de Marca y Confianza/Buena Voluntad: Una marca registrada ayuda a construir reconocimiento de marca y confianza del consumidor, aumenta el valor de la marca, la confianza del consumidor y la lealtad a la marca, contribuyendo a la buena voluntad y la reputación del negocio.
• Licencias y Monetización: Las marcas registradas pueden ser licenciadas o franquiciadas, proporcionando oportunidades para la generación de ingresos y la expansión del negocio.
• Creación de Activos: Una marca registrada se convierte en un activo intangible con un valor monetario, sumando al valor neto de la empresa.
• Ventaja Competitiva: El registro de marcas brinda a las empresas una ventaja competitiva, ayudándolas a destacarse en el mercado.

Registrar una marca en Taiwán ofrece numerosas ventajas para las empresas que operan en la región. El registro de marcas otorga derechos exclusivos de usar la marca en conexión con los bienes o servicios designados, protegiendo contra infracciones y uso no autorizado. Además, las marcas registradas se pueden licenciar o ceder, sirviendo como activos valiosos para la monetización de la marca. Adicionalmente, el registro de marcas mejora el reconocimiento de la marca y la confianza de los consumidores, fomentando la expansión del mercado y las oportunidades de crecimiento.

7. 结论

El proceso de registro de marcas en Taiwán es un viaje multifacético que exige una planificación cuidadosa, investigación exhaustiva y toma de decisiones estratégica. Al comprender las complejidades del proceso y aprovechar la orientación profesional cuando sea necesario, las empresas pueden proteger efectivamente su identidad de marca y capitalizar las oportunidades de crecimiento en el dinámico mercado taiwanés. Con su eficiente sistema de registro, marco legal robusto y posición estratégica en la región Asia-Pacífico, Taiwán sigue siendo un destino atractivo para las empresas que buscan establecer y proteger sus marcas.

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