Por Patricio González, NEREO LEGAL
O sistema de oposição de marcas no México representa um desenvolvimento significativo no panorama da propriedade intelectual do país. Historicamente, o México não contava com um procedimento de oposição, o que permitia um processo de registro de marcas mais ágil, embora algo vulnerável. Esta falta de um mecanismo deixou espaço para possíveis conflitos e abusos nos procedimentos de marcas, já que as partes interessadas tinham recursos limitados para impugnar solicitações pendentes antes de serem concedidas.
Reconhecendo a necessidade de um sistema mais robusto que se alinhe ao México com as práticas internacionais e forneça uma maior proteção aos proprietários de marcas, foi introduzido um procedimento de oposição em 2016. Esta mensagem proporcionou às autoridades informações relevantes para ajudá-lo ou negar uma solicitação de marca.
Conteúdo
3. Impacto da Oposição Exitosa em Ações Futuras
5. Melhores práticas para a oposição de marcas
1. Marco Legal Atual
Após a introdução da figura de oposição no sistema de propriedade intelectual mexicano em 2016, foi promovida uma nova lei em julho de 2020 (Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial) devido às inúmeras mudanças implementadas para cumprir com o T-MEC. Abaixo desta nova legislação, o procedimento de oposição será estabelecido da seguinte forma:
Todas as solicitações de marcas devem ser publicadas no Diário Eletrônico de Propriedade Industrial dentro dos dias úteis seguintes à data de apresentação. El Diario é publicado diariamente.
Qualquer terceiro (oponente) que considere que uma solicitação infringe sua marca ou direitos anteriores terá um mês a partir da data de publicação no Diário para apresentar uma oposição. Você pode apresentar qualquer tipo de evidência (exceto evidência confesional e testemunhal) com a oposição. La Oficina Mexicana de Marcas (OMM) você pode ter em conta as inscrições e argumentos anteriores do oponente, mas não é obrigado a fazê-lo. Isso significa que, como resultado deste procedimento de “oposição leve”, a OMM pode citar as inscrições do oponente como marcas anteriores em uma ação de exame substantivo regular, mas também poderá registrar o solicitante e ignorar a oposição.
Após um mês de oposição, a OMM iniciará a análise da solicitação (exame formal e substantivo). Se emitir algum requisito formal, ou se encontrar algum motivo de rechazo, ele comunicará ao solicitante, juntamente com qualquer oposição apresentada por um terceiro, omitindo um prazo de dois meses para apresentar qualquer resposta aos requisitos e à oposição.
Se o solicitante não cumprir um requisito formal ou não apresentar uma resposta ao pedido provisório de oposição, o procedimento de solicitação será considerado abandonado.
Uma vez transcorrido o período de dois meses e processado todas as tentativas, a OMM convocará as partes do procedimento (solicitante e oponente) para formular seus alegados finais, otorgando um prazo de cinco dias para este propósito.
Após este período, a OMM procederá à emissão da resolução final, informando a decisão tanto ao solicitante como ao adversário.
2. Motivos de oposição de marcas no México
A legislação mexicana atual estabeleceu que qualquer terceiro com um 'interesse' tem legitimação para apresentar uma oposição. No entanto, esta redação amplia foi interpretada para significar que alguém tem uma solicitação de marca em curso, um registro de marca que poderia ser afetado pela solicitação, ou em alguns casos, qualquer pessoa que poderia ser julgada pela concessão de uma marca genérica ou descritiva.
Outro aspecto importante a ter em conta é que a lei mexicana não estabelece, de forma restritiva, os motivos de oposição de marcas no México que qualquer parte interessada poderia elaborar. No entanto, uma disposição adicional na lei estabelece que qualquer oponente que não prevalece em um procedimento de oposição não pode apresentar uma ação de cancelamento sobre os mesmos motivos argumentados na oposição. Este regulamento especial converte a apresentação de uma oposição em uma questão muito delicada, complexa e estratégica que deve ser avaliada cuidadosamente.
3. Impacto da Oposição Exitosa em Ações Futuras
Se a oposição for bem-sucedida e o registro da marca for negado, o solicitante tenderá ao caminho regular para impugnar a decisão apresentando uma revisão anterior à Sala Especializada em Propriedade Intelectual do Tribunal Federal de Justiça Administrativa (e um procedimento de revisão judicial após isso).
Pelo contrário, se a oposição não tiver sucesso e conceder o registro da marca, o oponente enfrentará uma situação especial devido à regra especial mencionada acima. O oponente ainda pode apresentar uma ação de cancelamento contra o registro da marca, mas não pode se basear nos argumentos errados que são usados na oposição. Mais especificamente, em vez de referir os motivos da oposição, a lei mexicana estabelece que a ação de cancelamento não poderá ser realizada se contiver os argumentos e as tentativas erradas utilizadas na oposição.
4. Considerações estratégicas para a oposição de marcas no México
À luz do anterior, pode-se concluir que a apresentação de uma oposição de marca no México implica uma decisão muito estratégica e reflexiva que deve avaliar não apenas a solidez dos motivos, argumentos e testes disponíveis, mas também incluir uma análise exaustiva de qualquer disputa futura que possa ser realizada.
Dada a natureza compacta e administrativa do procedimento de marcas, se o caso for complexo, um titular de direitos poderá estar mais protegido, esperando que a marca seja concedida em conflito e apresentando uma ação de cancelamento em uma via de litígio formal (inclusive se esta primeira etapa também se for sustentada anteriormente a Oficina Mexicana de Marcas).
Pelo contrário, se a pergunta em questão for mais sensível, envolvendo similitude confusa ou até mesmo competência para leal ou apresentação de mala fé, um proprietário de direitos deverá optar por apresentar a oposição e deter a possível concessão de direitos conflitantes.
5. Melhores práticas para a oposição de marcas no México
Como mencionado anteriormente, a apresentação de uma oposição contra o registro de uma marca deve implicar uma avaliação completa e detalhada das marcas e outros direitos relacionados ao titular, como projetos ou direitos de autor, juntamente com uma avaliação cuidadosa do portfólio do solicitante e qualquer uso anterior que você possa ter. Os proprietários de marcas não devem decidir deliberadamente se opor a qualquer solicitação de marca, caso isso possa impedir a oportunidade de preparação (em um local mais amplo em comparação com o local de um mês para a oposição) e aceitar uma ação de cancelamento mais robusta.
6. Conclusão
O sistema de oposição de marcas no México apresenta muitas oportunidades e desafios para os titulares de direitos. A decisão estratégica de apresentar uma oposição deve ser tomada com uma consideração cuidadosa das fortalezas e deficiências do caso, o impacto potencial nas ações legais futuras e nas especificidades da lei das marcas mexicanas.
Dadas as limitações do processo e a possível exclusão de apresentar uma ação de cancelamento sobre os mesmos motivos, é crucial que os proprietários de marcas realizem uma avaliação exaustiva antes de decidirem se opor a uma solicitação. Isso inclui avaliar a solidez de seus direitos, a probabilidade de sucesso na oposição e os possíveis benefícios de optar por uma ação de cancelamento se a oposição não tiver sucesso.
Em última instância, um processo de tomada de decisão bem informado que considera tanto as implicações imediatas como o largo espaço ajudará os proprietários de marcas a proteger efetivamente seus direitos no panorama dinâmico da lei de propriedade intelectual mexicana. Ao refletir sobre considerações estratégicas, os titulares de direitos podem navegar no processo de oposição com maior confiança e registrar resultados favoráveis.
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