Di Robert Fichter, JET IP
Il Lussemburgo è un piccolo, ma importante paese nel cuore dell’Europa. È membro della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e di altri trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale. Le domande di brevetto in Lussemburgo non vengono esaminate, ma vengono pubblicate direttamente come brevetti dopo 18 mesi.
Interessante notare che le domande di brevetto in Lussemburgo vengono ricercate dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Secondo l’articolo 9(2) del Regolamento relativo alle Tasse EPO, l’EPO rimborserà parzialmente o totalmente le tasse di ricerca (internazionale) pagate all’EPO per una domanda europea, inclusa Euro-PCT, o PCT se il (supplementare) rapporto di ricerca europeo si può basare su un precedente rapporto di ricerca preparato dall’EPO, ad esempio per conto dell’ufficio brevetti del Lussemburgo.
In questo articolo, esploreremo i requisiti, le procedure e le insidie delle domande di brevetto in Lussemburgo, ma, più significativamente, spiegheremo il concetto di rimborso delle tasse di ricerca presso l’EPO, agendo sia come autorità di ricerca regionale che internazionale.
Indice
1. Cosa può essere registrato come brevetto in Lussemburgo?
2. Il processo di registrazione del brevetto in Lussemburgo
3. Documenti necessari per la registrazione di un brevetto in Lussemburgo
4. Costi del brevetto in Lussemburgo
5. Rimborso delle tasse di ricerca presso l’EPO
1. Cosa può essere registrato come brevetto in Lussemburgo?
I criteri di brevettabilità in Lussemburgo sono essenzialmente gli stessi dell’EPO: novità, livello inventivo e applicabilità industriale. Le rivendicazioni possono riguardare prodotti, processi, dispositivi o usi. Tuttavia, in Lussemburgo non esistono i modelli di utilità.
2. Il processo di registrazione del brevetto in Lussemburgo
Presentare una domanda di brevetto in Lussemburgo è un processo semplice e diretto. Si può presentare tramite vari mezzi elettronici, per e-mail, per posta ordinaria o depositando personalmente presso l’ufficio. La tassa di domanda obbligatoria deve essere pagata entro un mese dalla presentazione. Una richiesta di ricerca è facoltativa ma indispensabile per il concetto di rimborso discusso di seguito.
Prima della concessione e entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca, il richiedente può richiedere modifiche ai documenti originariamente presentati che non estendano la portata originale.
A 18 mesi dalla presentazione, la domanda viene pubblicata come brevetto concesso a meno che non sia richiesta l’accelerazione (si applicano delle tasse). Consulta anche come registrare un modello di utilità in Germania.
3. Documenti necessari per la registrazione di un brevetto in Lussemburgo
Per assegnare una data di domanda, una domanda di brevetto deve comprendere la richiesta stessa, una descrizione e delle rivendicazioni. I disegni sono facoltativi. Inoltre, per essere registrato con successo, è necessario un riassunto, dettagli sugli inventori, opzionalmente una dichiarazione che gli inventori non desiderino che i loro nomi vengano pubblicati e, opzionalmente, una dichiarazione di priorità. In caso di documenti mancanti o altri difetti formali, l’ufficio chiederà al richiedente di rimediare a questi difetti.
Tieni presente che i brevetti in Lussemburgo non vengono esaminati né per quanto riguarda la sostanza né per i dettagli della descrizione.
I documenti di domanda possono essere in tedesco, lussemburghese, francese o inglese. In quest’ultimo caso, le rivendicazioni devono essere tradotte in tedesco o francese. Non si consigliano traduzioni automatiche nel caso in cui il brevetto registrato costituisca una parte rilevante di un portafoglio di PI.
Non esistono restrizioni sul numero di rivendicazioni (indipendenti).
4. Costi del brevetto in Lussemburgo
Registrazione di un brevetto in Lussemburgo (al 1° agosto 2023):
- Tasse ufficiali di deposito: 40€
- Tasse ufficiali di ricerca: 450€
- Tassa di accelerazione: 49€
Il costo di deposito di un brevetto in Lussemburgo tramite la piattaforma iPNOTE parte da €940, che include tutte le tasse governative e la fase di deposito. Trova il miglior avvocato specializzato in PI in Lussemburgo su iPNOTE.
5. Rimborso delle tasse di ricerca presso l’EPO
Le domande di brevetto in Lussemburgo vengono ricercate dall’EPO.
Come di consueto, l’esaminatore dell’EPO fornisce non solo un rapporto di ricerca ma anche un parere dettagliato sulla brevettabilità dell’oggetto rivendicato. Il rapporto di ricerca così come è viene inoltrato al richiedente o al suo rappresentante dall’ufficio brevetti del Lussemburgo. L’EPO ricerca la domanda nella lingua di presentazione, ad esempio un parere di ricerca per le domande presentate in lingua inglese è emesso in inglese, con la traduzione in tedesco o francese delle rivendicazioni richiesta dall’ufficio LU non rilevante.
Questi dettagli procedurali consentono un’opzione ancora ampiamente sconosciuta per ricevere sostanziali rimborsi delle tasse di ricerca pagate all’Ufficio Europeo dei Brevetti nelle successive domande EP o PCT.
Il processo di rimborso è semplice:
Quando si presenta una domanda di brevetto europeo diretto o una domanda PCT con l’EPO selezionato come ISA, deve essere rivendicata la priorità della precedente domanda LU. In altre parole, è fondamentale depositare prima in Lussemburgo (e/o in altre giurisdizioni in parallelo come richiesto dalle leggi locali).
Il precedente rapporto di ricerca preparato dall’EPO nella domanda LU verrà poi considerato dall’EPO, e verrà elaborato un rimborso delle tasse di ricerca EPO dirette o PCT.
Importante, la successiva domanda EP o PCT non può deviare sostanzialmente dalla domanda LU originariamente presentata, altrimenti l’EPO deve condurre una nuova ricerca che non consente un rimborso o consente solo un rimborso parziale, quest’ultimo finanziariamente poco attraente a causa delle tasse di ricerca di 450€ già pagate all’ufficio LU.
Secondo le regole EPO 2023, esistono diversi livelli di rimborso per ricerche comprendenti un parere scritto come quelli forniti attraverso l’ufficio brevetti del Lussemburgo, in particolare:
Nelle procedure PCT, EPO agisce come ISA:
- 100% se l’EPO può utilizzare completamente il rapporto di ricerca precedente
- 25% se l’EPO può utilizzare parzialmente il rapporto di ricerca precedente
Nelle procedure EP regionali, l’EPO agisce come autorità di ricerca regionale:
- 84% se l’EPO può utilizzare completamente il rapporto di ricerca precedente
- 21% se l’EPO può utilizzare parzialmente il rapporto di ricerca precedente
Di conseguenza, il concetto proposto porta maggiori benefici nelle procedure Euro-PCT (ISA=EPO) dove la domanda PCT rivendica la priorità di una domanda di brevetto in Lussemburgo (rimborso del 100% di 1,775€). In seconda posizione ci sono le procedure EP regionali (rimborso dell’84% di 1,460€).
I costi complessivi (in €), inclusi i costi esemplificativi del servizio per la gestione della domanda in Lussemburgo, sono riassunti nella tabella seguente.
| Procedura | Tariffa ufficiale di ricerca EP/PCT | Tasse ufficiali di deposito + ricerca LU | Onorari professionali LU (esempio) | Costi totali per LU | Livello di rimborso | Risparmi reali |
| PCT, EPO = ISA | 1,775 | 490 | 350 | 840 | 100% | 935 |
| EP diretto | 1,460 | 490 | 350 | 840 | 84% | 386.4 |
Quando si presenta una domanda in inglese, è necessaria la traduzione delle rivendicazioni da presentare all’ufficio brevetti LU. Utilizzando traduzioni automatiche, non si applicheranno ulteriori costi. Altrimenti, si possono considerare ulteriori spese di traduzione di 50-100€ per un insieme di rivendicazioni di dimensioni ragionevoli.
Oltre agli aspetti finanziari interessanti del concetto presentato, da una prospettiva legale o di politica aziendale potrebbe essere proibitivo applicarlo o almeno imporre rischi, come la violazione delle restrizioni all’esportazione di tecnologie. Questi rischi possono essere adeguatamente affrontati, in particolare quando non esiste un reale interesse sul brevetto LU diverso dall’ottenere efficientemente un rapporto di ricerca EP. Ad esempio, il brevetto LU può essere lasciato cadere per mancato pagamento della 3a rata annuale, ritirato prima della pubblicazione dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, o ritirato attivamente dopo la pubblicazione.
Tuttavia, è anche da considerare che, sebbene sia un piccolo paese, il Lussemburgo dispone di potenti autorità doganali e, riguardo al trasporto merci, è uno dei principali attori in Europa, regolarmente tra le prime 10 posizioni degli aeroporti per merci in Europa. Questa combinazione mette i titolari di diritti di PI in ottime posizioni per far valere i loro diritti quando i beni potenzialmente violanti entrano in Europa. Dati i bassi costi di mantenimento (33€ per l’anno 3, 41€ per l’anno 4, fino a 300€ per l’anno 20), mantenere un brevetto concesso LU per alcuni anni è da considerare.
Quando si seleziona un agente locale per presentare la domanda in Lussemburgo, bisognerebbe assicurarsi che i loro onorari professionali comprendano deposito, pagamento delle tasse, ottenimento di un documento di priorità per depositi successivi, rapporto sulla concessione, trasmissione del brevetto letterario e promemoria sulla 3a rata annuale almeno. Potrebbe essere consigliabile negoziare un pacchetto a tariffa fissa per il deposito in LU e all’EPO.
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