Proteggi le Tue Invenzioni: Perché Considerare il Sistema Tedesco di Modelli di Utilità

Di Robert Fichter, JET IP

Nel 2022, con 3.869.000 milioni di euro, la Germania vanta il prodotto interno lordo più elevato in Europa, seguita da Regno Unito e Francia, rispettivamente con 2.904.089 e 2.639.092 milioni di euro. La Germania possiede un sistema di proprietà intellettuale consolidato, che offre protezione per le invenzioni tecniche non solo tramite brevetti ma anche attraverso i modelli di utilità.

Secondo l’Ufficio Tedesco dei Brevetti e dei Marchi (DPMA – GPTO), circa 10.000 modelli di utilità sono stati depositati nel 2022, per un totale di 70.253 modelli di utilità in vigore alla fine del 2022. La maggior parte dei titolari dei diritti (58,3%) è tedesca, il 12,2% dei modelli di utilità tedeschi appartiene a entità cinesi, seguite da proprietari indiani (6,8%) e da soli il 3,8% americani.

Circa il 10% di tutti i modelli di utilità viene depositato tramite la cosiddetta procedura di derivazione (“Abzweigung”), uno strumento molto specifico del diritto tedesco sulla proprietà intellettuale che crea un diritto rapidamente applicabile da qualsiasi domanda di brevetto pendente con effetto per la Germania.

In questo articolo, esamineremo i requisiti, le procedure e le particolarità della procedura di registrazione del modello di utilità in Germania, fornendo una guida completa per proteggere la tua invenzione in questo importante mercato europeo.

Indice

1. Cos’è registrabile come modello di utilità in Germania?

2. Il processo di registrazione del modello di utilità in Germania

3. Requisiti di novità per i modelli di utilità tedeschi

4. Documenti necessari per registrare un modello di utilità in Germania

5. Il processo di cancellazione del modello di utilità in Germania

6. Costi relativi ai modelli di utilità in Germania

7. I modelli di utilità tedeschi come campioni nascosti

8. Considerazioni finali

1. Cos’è registrabile come modello di utilità in Germania?

Generalmente, analogamente ai brevetti, l’invenzione rivendicata in un modello di utilità tedesco deve essere nuova, inventiva e applicabile industrialmente.

Non sono tutelabili le scoperte, così come teorie scientifiche e metodi matematici; creazioni di forme estetiche; schemi, regole e metodi per attività mentali, giochi o attività commerciali, così come programmi per sistemi di elaborazione dati; la presentazione di informazioni; invenzioni che violino l’ordine pubblico o la morale; e invenzioni biotecnologiche.

La principale differenza rispetto alla protezione brevettuale è che un modello di utilità tedesco non può riguardare metodi. Tuttavia, sono ammissibili le cosiddette rivendicazioni di prodotto-per-processo e alcune rivendicazioni d’uso, come l’uso di una sostanza nota per un’indicazione medica.

2. Il processo di registrazione del modello di utilità in Germania

I modelli di utilità tedeschi non sono esaminati nel merito. Dopo la presentazione, solo un esame formale garantisce che l’oggetto rivendicato non rientri nelle esclusioni menzionate sopra.

La registrazione avviene rapidamente, di solito entro 2 o 3 mesi dalla presentazione. Una volta registrato, il diritto è applicabile, rendendo il modello di utilità tedesco uno strumento importante nel kit della PI europea.

Poiché non viene svolto un esame sostanziale, i richiedenti possono richiedere opzionalmente all’GPTO di condurre una ricerca di anteriorità e fornire un rapporto di ricerca. Questo rapporto ha solo scopi informativi; anche se venisse rivelata anteriorità che distrugge la novità, la domanda procederebbe comunque alla registrazione.

La domanda può essere presentata in qualsiasi lingua, purché venga fornita una traduzione tedesca certificata entro tre mesi.

I modelli di utilità tedeschi possono essere depositati direttamente, con o senza rivendicazioni di priorità, e possono servire come base per successive rivendicazioni di priorità da parte di domande di brevetto, ad esempio nazionali tedesche, europee o PCT.

La durata massima è di 10 anni, con rinnovi dovuti dopo 3, 6 e 8 anni. Consulta anche come registrare un marchio in Germania.

In aggiunta alla procedura di deposito diretto, i modelli di utilità tedeschi possono essere derivati da qualsiasi domanda di brevetto pendente con effetto per la Germania. Questo strumento legale molto speciale è ammissibile fino alla scadenza di due mesi dalla fine del mese in cui si conclude l’elaborazione della domanda di brevetto di base (o una procedura di opposizione contro la domanda di brevetto di base) e entro 10 anni dalla presentazione della domanda di brevetto di base.

In questo contesto, il diritto tedesco sorprende con una caratteristica specifica, vale a dire l’assunzione che un brevetto già concesso sia nuovamente considerato “pendente” durante le procedure di opposizione. In altre parole, se viene presentata un’opposizione contro un brevetto tedesco o europeo concesso, un modello di utilità tedesco può ancora essere derivato da questo brevetto (a condizione che venga rispettato il lasso di tempo di 10 anni). L’importanza di questa possibilità viene spiegata più avanti.

3. Requisiti di novità per i modelli di utilità tedeschi

Un periodo di grazia di sei mesi dalla divulgazione dell’invenzione è concesso dalla legge. Qualsiasi pubblicazione o utilizzo da parte del richiedente o del suo predecessore nei titoli nei sei mesi precedenti la data di priorità non deve essere presa in considerazione per valutare la validità del modello di utilità. Di conseguenza, un modello di utilità tedesco può essere l’ultima risorsa per ottenere protezione simile a un brevetto in Germania in caso di divulgazione precedente dell’invenzione da parte del richiedente.

Inoltre, brevetti (nazionali tedeschi, fase nazionale europea) e modelli di utilità per la stessa invenzione possono coesistere in Germania.

4. Documenti necessari per la registrazione di un modello di utilità in Germania

I modelli di utilità possono essere depositati comodamente utilizzando il software di deposito dell’GPTO senza la necessità di documenti cartacei. Non è richiesto alcun mandato, ma i richiedenti che non risiedono in Germania devono depositare il modello di utilità tramite un avvocato brevettista o un avvocato abilitato a esercitare in Germania e con un indirizzo di servizio tedesco.

Le tasse di domanda richieste devono essere pagate entro 3 mesi dalla presentazione, ed è consigliato effettuare il pagamento al momento della presentazione.

Ogni traduzione tedesca necessaria deve essere depositata entro 3 mesi dalla presentazione. La certificazione della traduzione da parte di un avvocato brevettista tedesco o di un avvocato è richiesta, oppure la traduzione può essere preparata da un traduttore pubblicamente incaricato.

I documenti della domanda devono comprendere la descrizione, le rivendicazioni e le figure, se applicabili.

5. Il processo di cancellazione del modello di utilità in Germania

Non esistono procedure di opposizione contro i modelli di utilità tedeschi. Tuttavia, la validità di un modello di utilità può essere contestata di fronte all’Ufficio Tedesco dei Brevetti e dei Marchi mediante richiesta e pagamento della tassa ufficiale. L’istanza di appello contro la decisione dell’GPTO è la Corte Federale dei Brevetti di Monaco. In circostanze particolari è disponibile ulteriore appello a la Corte Federale Suprema tedesca.

Questa procedura di invalidità coinvolge discussioni scritte tra le parti e un’udienza orale e porta a una decisione appellabile. La parte soccombente sostiene anche i costi della parte vincente. Durante la procedura, il proprietario del modello di utilità può limitare le rivendicazioni del modello di utilità per superare l’arte precedente rilevante citata dalla parte avversa. Inoltre, l’organo può decidere sulla cancellazione parziale del modello di utilità oggetto di attacco.

6. Costi relativi ai modelli di utilità in Germania (alla data di pubblicazione di questo articolo)

Domanda:

Rinnovo:

Cancellazione:

I costi per depositare un modello di utilità in Germania tramite la piattaforma iPNOTE partono da $406, inclusi tutte le tasse governative e la fase di deposito. Trova il miglior avvocato di PI in Germania su iPNOTE.

7. I modelli di utilità tedeschi come campioni nascosti

Ci sono molte buone ragioni per considerare il deposito di un modello di utilità tedesco. Le più pertinenti sono le seguenti:

1. Basse tasse di deposito: con solo €30, si può depositare un modello di utilità tedesco, direttamente o tramite procedura di derivazione.
2. Nessuna tassa di procedura: il modello di utilità è registrato senza esame sostanziale. A meno che non vengano rivendicati oggetti non ammissibili o commessi errori formali, la domanda è registrata senza ulteriori azioni ufficiali.
3. Procedura rapida: La registrazione di un modello di utilità tedesco richiede solo pochi mesi. Il modello di utilità viene pubblicato subito dopo la registrazione. Di conseguenza, un modello di utilità tedesco può essere utilizzato come pubblicazione difensiva “ufficiale” per impedire ad altre parti di cercare la protezione brevettuale per un’invenzione di cui gli inventori non sono interessati a brevettare.
4. Periodo di grazia per la novità: il periodo di grazia di sei mesi può essere l’unico rimedio per i richiedenti che vengono negati la protezione brevettuale in Germania per la divulgazione precedente da parte dello stesso richiedente.

In caso di contenzioso, i modelli di utilità tedeschi offrono anche diversi vantaggi:

1. Il modello di utilità è applicabile dalla data di registrazione. I modelli di utilità possono essere un’arma potente contro gli imitatori che entrano nel mercato tedesco mentre si attende la concessione di una domanda di brevetto tedesco o europeo pendente.
2. I danni possono essere richiesti dalla data di registrazione. I danni maturati basati sul modello di utilità registrato potrebbero essere più elevati rispetto al risarcimento basato su domande di brevetto ancora pendenti.
3. Il set di rivendicazioni di un modello di utilità derivato può essere adattato al prodotto contraffatto. Durante la procedura di deposito, le rivendicazioni originali possono essere modificate, o possono essere redatte nuove rivendicazioni, ovviamente senza estendersi oltre la materia originariamente depositata. Ad esempio, un modello di utilità con rivendicazioni chiaramente adattate al prodotto contraffatto può essere più facilmente applicabile tramite ingiunzioni preliminari poiché il giudice che decide sulla questione ha meno difficoltà nel confrontare il prodotto contraffatto con le caratteristiche rivendicate.
4. È possibile derivare più di un modello di utilità da una domanda di brevetto pendente. Questo potrebbe generare un intero arsenale di strumenti contro un imitatore, contribuendo così a una potente strategia di applicazione.

8. Considerazioni finali

L’economia forte della Germania e il suo sistema di proprietà intellettuale ben stabilito la rendono una destinazione attraente per le imprese che cercano di proteggere le loro invenzioni. Con il più alto prodotto interno lordo in Europa, la Germania offre un mercato stabile e lucrativo per le aziende che cercano di espandere le loro operazioni. Inoltre, il sistema di modelli di utilità del paese offre un modo conveniente ed efficiente per assicurarsi la protezione per invenzioni tecniche. Con basse tasse di deposito, nessuna tassa di procedura e un processo di registrazione rapido, i modelli di utilità tedeschi offrono uno strumento potente contro gli imitatori che entrano nel mercato tedesco.

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