Di Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
Il sistema di opposizione ai marchi in Messico rappresenta un importante passo avanti nel panorama della proprietà intellettuale del paese. In passato, il Messico non disponeva di una procedura di opposizione, il che consentiva un processo di registrazione dei marchi più snello, ma anche vulnerabile. Questa mancanza ha creato opportunità per conflitti e abusi nelle procedure di marchio, poiché le parti interessate avevano poche possibilità di contestare le domande in attesa prima che venissero approvate.
Riconoscendo la necessità di un sistema più solido che allineasse il Messico alle pratiche internazionali e fornisse una maggiore protezione ai titolari di marchi, nel 2016 è stata introdotta una procedura di opposizione. Questa modifica ha fornito alle autorità informazioni rilevanti per decidere se concedere o negare una domanda di marchio.
Contenuti
3. Impatto di un’Opposizione Riuscita sulle Azioni Future
5. Migliori Pratiche per l’Opposizione ai Marchi
1. Quadro Normativo Attuale
Dopo l’introduzione della figura dell’opposizione nel sistema di proprietà intellettuale messicano nel 2016, una nuova legge è stata promulgata nel luglio 2020 (Legge Federale per la Protezione della Proprietà Industriale) a causa delle numerose modifiche apportate per conformarsi all’USMCA. Secondo questa nuova legislazione, la procedura di opposizione è stata definita come segue:
Tutte le domande di marchio devono essere pubblicate nella Gazzetta Elettronica della Proprietà Industriale entro dieci giorni lavorativi dalla data di deposito. La Gazzetta viene pubblicata quotidianamente.
Qualsiasi terza parte (opponente) che ritenga che una domanda violi il proprio marchio o diritti precedenti avrà un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta per presentare un’opposizione. È possibile presentare qualsiasi tipo di prova (eccetto le prove confessionali e testimoniali) con l’opposizione. L’Ufficio Marchi Messicano (MTO) può prendere in considerazione le registrazioni e gli argomenti precedenti dell’opponente, ma non è obbligato a farlo. Ciò significa che, a seguito di questa procedura di “opposizione leggera”, il MTO può citare le registrazioni dell’opponente come marchi precedenti in un’azione di esame sostanziale regolare, ma potrebbe anche concedere una registrazione al richiedente e ignorare l’opposizione.
Dopo il termine di un mese per le opposizioni, il MTO avvierà la propria analisi della domanda (esame formale e sostanziale). Se emette qualche richiesta formale o trova motivi di rifiuto, lo comunicherà al richiedente, insieme a qualsiasi opposizione presentata da una terza parte, concedendo un termine di due mesi per presentare eventuali risposte alle richieste e all’opposizione.
Se il richiedente non ottempera a una richiesta formale o non produce una risposta al rifiuto provvisorio o all’opposizione, la procedura di domanda sarà considerata abbandonata.
Una volta scaduto il termine di due mesi e dopo aver elaborato tutte le prove, il MTO convocherà le parti coinvolte (richiedente e opponente) per formulare le loro conclusioni finali, concedendo un termine di cinque giorni a tal fine.
Dopo questo periodo, il MTO procederà a emettere la risoluzione finale, informando della decisione sia il richiedente che l’opponente.
2. Motivi di Opposizione ai Marchi in Messico
La legge messicana attuale stabilisce che qualsiasi terza parte con un “interesse” ha legittimazione per presentare un’opposizione. Tuttavia, questa formulazione ampia è stata interpretata come riferita a chi ha una domanda di marchio in corso, una registrazione di marchio che potrebbe essere influenzata dalla domanda, o in alcuni casi, chiunque possa essere danneggiato dall’assegnazione di un marchio generico o descrittivo. Controlla anche come presentare un marchio in Messico.
Un altro aspetto importante da considerare è che la legge messicana non stabilisce in modo restrittivo i motivi di opposizione ai marchi che qualsiasi parte interessata potrebbe elaborare. Tuttavia, una disposizione ulteriore nella legge stabilisce che qualsiasi opponente che non prevalga in una procedura di opposizione non può presentare un’azione di cancellazione sugli stessi motivi addotti nell’opposizione. Questa regola speciale rende la presentazione di un’opposizione una questione molto delicata, complessa e strategica che deve essere valutata con attenzione.
3. Impatto di un’Opposizione Riuscita sulle Azioni Future
Se l’opposizione ha successo e la registrazione del marchio viene negata, il richiedente avrà la possibilità di contestare la decisione presentando un ricorso presso la Camera Specializzata in Proprietà Intellettuale del Tribunale Amministrativo Federale (e successivamente un procedimento di revisione giudiziaria).
Al contrario, se l’opposizione non ha esito positivo e la registrazione del marchio viene concessa, l’opponente si troverà in una situazione particolare a causa della regola speciale menzionata in precedenza. L’opponente può comunque presentare un’azione di cancellazione contro la registrazione del marchio, ma non può basarsi sugli stessi argomenti utilizzati nell’opposizione. Più specificamente, piuttosto che riferirsi ai motivi di opposizione, la legge messicana stabilisce che l’azione di cancellazione non può procedere se contiene gli stessi argomenti e prove utilizzati nell’opposizione.
4. Considerazioni Strategiche per l’Opposizione ai Marchi in Messico
Alla luce di quanto sopra, si può concludere che la presentazione di un’opposizione ai marchi in Messico comporta una decisione molto strategica e ponderata che deve valutare non solo la solidità dei motivi, degli argomenti e delle prove a disposizione, ma anche includere un’analisi approfondita di eventuali future controversie che potrebbero sorgere.
Data la natura compatta e amministrativa della procedura di marchio, se il caso è complesso, un titolare di diritti potrebbe essere meglio protetto aspettando che il marchio in conflitto venga concesso e presentando un’azione di cancellazione in un contesto di contenzioso formale (anche se questa prima fase è anch’essa giustificata presso l’Ufficio Marchi Messicano).
Al contrario, se la questione in gioco è più semplice, coinvolgendo somiglianze confondenti o addirittura una concorrenza sleale o una registrazione in mala fede, un titolare di diritti dovrebbe optare per presentare l’opposizione e fermare la potenziale concessione di diritti conflittuali.
5. Migliori Pratiche per l’Opposizione ai Marchi in Messico
Come già accennato, la presentazione di un’opposizione contro la registrazione di un marchio dovrebbe comportare una valutazione completa e dettagliata dei marchi e di altri diritti correlati del titolare, come design o diritti d’autore, insieme a una valutazione attenta del portafoglio del richiedente e di eventuali usi precedenti che potrebbero avere. I titolari di marchi non dovrebbero decidere frettolosamente di opporsi a determinate domande di marchio se ciò potrebbe precludere l’opportunità di prepararsi (in un periodo di tempo più esteso rispetto al termine di un mese per l’opposizione) e accedere a un’azione di cancellazione più robusta.
6. Conclusione
Il sistema di opposizione ai marchi in Messico presenta sia opportunità che sfide per i titolari di diritti. La decisione strategica di presentare un’opposizione deve essere presa con attenzione, considerando i punti di forza e di debolezza del caso, l’impatto potenziale su future azioni legali e le specifiche sfumature della legge messicana sui marchi.
Data la complessità procedurale e la potenziale esclusione dalla presentazione di un’azione di cancellazione sugli stessi motivi, è fondamentale che i titolari di marchi conducano una valutazione approfondita prima di decidere di opporsi a una domanda. Ciò include la valutazione della solidità dei propri diritti, la probabilità di successo nell’opposizione e i possibili vantaggi di perseguire alternativamente un’azione di cancellazione se l’opposizione non ha successo.
In definitiva, un processo decisionale ben informato che consideri sia le implicazioni immediate che quelle a lungo termine aiuterà i titolari di marchi a proteggere efficacemente i propri diritti nel dinamico panorama della legge messicana sulla proprietà intellettuale. Riflettendo su considerazioni strategiche, i titolari di diritti possono affrontare il processo di opposizione con maggiore fiducia e ottenere risultati favorevoli.
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