Guida Passo Passo alla Domanda di Marchio a Taiwan: Rendi Semplice la Protezione del Tuo Brand

Di Lewis C. Y. HO, Lewis & Davis Ufficio Brevetti & Marchi 

Nel dinamico mercato taiwanese, stabilire e proteggere la propria identità di marca è fondamentale per il successo aziendale. Il processo di registrazione del marchio a Taiwan rappresenta uno strumento essenziale per proteggere un segno costituito da simboli, nomi e loghi unici, conferendo diritti esclusivi sul loro utilizzo. Questa guida completa mira a illuminare le sfumature della registrazione dei marchi a Taiwan, permettendo alle aziende di navigare efficacemente nel processo e proteggere i loro beni di proprietà intellettuale.

Indice

1. Cosa è possibile registrare come marchio a Taiwan?

2. Il processo di registrazione e opposizione dei marchi a Taiwan

3. Motivi per il rifiuto di una domanda di marchio a Taiwan

4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio a Taiwan

5. Costi del marchio a Taiwan

6. Perché registrare un marchio a Taiwan?

7. Conclusione

1. Cosa è possibile registrare come marchio a Taiwan?

A Taiwan, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO) permette la registrazione di marchi tradizionali e non tradizionali. I marchi tradizionali sono una parola, frase, simbolo o una loro combinazione, utilizzata da una persona nell’ambito dell’attività commerciale per identificare e distinguere la fonte di beni o servizi. I marchi non tradizionali includono colori, suoni, forme tridimensionali, ologrammi, movimenti e marchi olfattivi. Generalmente, a seconda della natura dei diritti, i marchi sono divisi in quattro tipi, inclusi marchio, marchio collettivo, marchio di adesione collettiva e marchio di certificazione, come illustrato di seguito:

1. Marchio:

2. Marchio Collettivo:

3. Marchio di Adesione Collettiva:

4. Marchio di Certificazione:

L’ambito dei marchi registrabili a Taiwan è ampio e può includere vari elementi/segnaletiche conformemente all’Atto sui Marchi di Taiwan. Ad esempio, un marchio può consistere di parole, disegni, dispositivi, simboli, loghi, nomi di marca, lettere, numeri, colori, forme del prodotto, forme del packaging, forma tridimensionale di un articolo, e persino suoni, movimenti, dinamiche, ologrammi, ecc. o qualsiasi combinazione di questi.

Tuttavia, per qualificarsi alla registrazione, i marchi devono possedere una distintività, distinguendoli dai termini generici o descrittivi.

A Taiwan, la “distintività” viene valutata nell’insieme del marchio dalla percezione dei consumatori, considerando il rapporto tra il marchio e i beni o servizi designati, nonché se il marchio può indicare direttamente e chiaramente la fonte di beni o servizi.

Se dotati di “distintività”, anche un marchio puramente costituito da parole comuni di congratulazioni e auspicio come un matrimonio felice, la nascita precoce di un bambino, tutto va bene, buona fortuna, buona sorte, ecc., o parole comunemente utilizzate per benedizioni e preghiere, potrebbe essere registrato come marchio.

Ad esempio, alcuni dei marchi costituiti da parole di benedizione cinesi illustrate di seguito sono considerati dotati di “distintività” e ammessi alla registrazione come marchio nelle Classi 25, 30 o 33.

Esempi di Marchi con “Distintività” (Registrazione di Marchio)

(* Per ciascuno dei marchi illustrati, il richiedente ha rinunciato ai diritti esclusivi su quelle parole di benedizione cinesi per rispondere ai motivi di rifiuto indicati nell’azione ufficiale.)

Tuttavia, alcuni dei marchi costituiti da parole di benedizione cinesi illustrate di seguito sono considerati privi di “distintività” e quindi rifiutati per la registrazione come marchio nelle Classi 9, 25 o 34, ecc.

Esempi di Marchi senza “Distintività” (Rifiuto della Registrazione)

Inoltre, i marchi che assomigliano strettamente a marchi registrati esistenti possono incontrare difficoltà durante il processo di domanda, sottolineando l’importanza di effettuare ricerche approfondite prima di presentare la domanda.

Le domande di marchio a Taiwan possono essere rifiutate per diverse ragioni, inclusa la mancanza di distintività, somiglianza con marchi esistenti, elementi ingannevoli o violazione dell’ordine pubblico o della moralità. Inoltre, marchi che entrano in conflitto con diritti preesistenti, come marchi notori o indicazioni geografiche, possono incontrare opposizioni. Effettuare ricerche approfondite e creare marchi distintivi sono passaggi fondamentali per ridurre il rischio di rifiuto.

*I marchi riprodotti di seguito sono di proprietà esclusiva dei loro titolari e sono forniti solo a scopo illustrativo e didattico.

2. Il processo di registrazione e opposizione dei marchi a Taiwan

1. Attività preliminari:

Ricerca del marchio: È una buona idea effettuare alcune ricerche prima di avviare un’attività commerciale con un marchio. Effettuare una ricerca su un marchio prima di decidere quale registrare è saggio, specialmente considerando i futuri rischi di contenziosi. Potrebbe non essere nel tuo interesse utilizzare un marchio se un’altra azienda lo sta già utilizzando attivamente nella stessa classe. Pertanto, si raccomanda di effettuare una ricerca diligente per identificare eventuali marchi esistenti che potrebbero entrare in conflitto con il marchio proposto prima di presentare una domanda. Usa lo strumento di ricerca AI di iPNOTE per effettuare una ricerca gratuitamente!

Definire l’ambito della protezione: È necessario che i richiedenti delimitino con precisione i beni o servizi associati al loro marchio e li classifichino secondo il sistema di classificazione internazionale.

Nominare un agente locale: I richiedenti stranieri devono nominare un agente locale autorizzato a rappresentarli di fronte all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO).

2. Presentazione della domanda:

Preparare i documenti della domanda: Questi includono una rappresentazione del marchio, un elenco di beni o servizi coperti, prova del pagamento della tariffa e eventuali documenti di priorità se si rivendica la priorità basata su una domanda precedente.

Invio della domanda al TIPO: Le domande possono essere presentate elettronicamente o in formato cartaceo, accompagnate dai documenti necessari e dalle tariffe. Consulta anche come registrare un marchio a Hong Kong.

3. Esame:

TIPO esamina la domanda conducendo inizialmente un “Esame di Formalità” per verificare se la domanda può soddisfare i requisiti formali, e poi un “Esame Sostanziale” per garantire la conformità ai requisiti legali e valutare l’esistenza di potenziali conflitti con marchi esistenti. Se la domanda soddisfa tutti i criteri, procede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale per scopi di opposizione; altrimenti, TIPO rifiuterà la domanda di marchio.

In generale, l’“Esame di Formalità” e l’“Esame Sostanziale” esaminano i seguenti requisiti rispetto a:

(1) Formalità;

(2) Classificazione;

(3) Descrittività (*Motivi assoluti di rifiuto);

(4) Distintività (*Motivi assoluti di rifiuto);

(5) Conflitto con registrazione precedente (*Motivi relativi di rifiuto).

* Disclaimer sui marchi

Se un marchio include parole o figure descrittive o non distintive, il richiedente può scegliere di rinunciare ai diritti esclusivi su questi elementi prima che venga rilasciata una decisione sull’esame.

Durante il processo di esame, l’Esaminatore dei Marchi cercherà marchi registrati precedentemente simili alla domanda. Se vengono trovate questioni, verrà emessa un’Azione Ufficiale al richiedente, che potrà quindi presentare argomentazioni o modificare la descrizione dei beni/servizi. In genere, al richiedente viene data una o due possibilità per affrontare tutte le obiezioni in sospeso.

4. Registrazione:

Una volta che la domanda è considerata accettabile, l’esaminatore emetterà una Decisione di Approvazione. Il richiedente dovrà pagare la tariffa di registrazione entro 2 mesi. TIPO concederà e pubblicherà quindi il marchio nel Bollettino dei Marchi, oltre a rilasciare un certificato di registrazione al richiedente, concedendo a quest’ultimo i diritti esclusivi sull’uso del marchio in connessione con i beni o servizi designati.

5. Pubblicazione:

La domanda di marchio viene pubblicata nel bollettino ufficiale per un periodo di opposizione di tre mesi.

Nel Bollettino dei Marchi, i seguenti dati vengono pubblicati in cinese tradizionale:

(1) Nome del marchio;

(2) Nome del richiedente;

(3) Indirizzo del richiedente taiwanese, o nazionalità di un richiedente straniero;

(4) Numero di domanda;

(5) Data di domanda;

(6) Beni/Servizi;

(7) Informazioni sulla rivendicazione di priorità; e

(8) Rappresentazione del marchio.

6. Opposizione:

Terzi (chiunque) possono presentare un’opposizione contro la registrazione della domanda di marchio entro un periodo di opposizione di 3 mesi dopo che la registrazione del marchio è stata approvata e pubblicata nel bollettino dei marchi.

L’opposizione può citare motivi basati su motivi come:

(1) diritti preesistenti (ad esempio, il marchio è simile o identico a un marchio registrato precedentemente, ecc.); o

(2) mancanza di distintività (ad esempio, il marchio è descrittivo dei beni/servizi, ecc.); o

(3) il marchio è considerato generico per quei beni/servizi, ecc.

Sia il richiedente sia l’oppositore hanno l’opportunità di presentare prove e argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni. Se l’opposizione ha successo, la registrazione della domanda di marchio sarà limitata nell’ambito o ritirata.

7. Rinnovo

La validità di un marchio a Taiwan è di 10 anni dalla data di registrazione. Dopo che il marchio è stato registrato, il richiedente dovrebbe pagare le tariffe di rinnovo a partire da 6 mesi prima della scadenza del marchio per mantenerlo attivo.

3. Motivi per il rifiuto di una domanda di marchio a Taiwan

TIPO conduce un esame approfondito delle domande di marchio, valutandole sulla base

di motivi assoluti e relativi. Il mancato rispetto dei seguenti criteri può risultare nel rifiuto della tua domanda di marchio:

Motivi assoluti di rifiuto:

1. Mancanza di Distintività:

Se il marchio descrive semplicemente la qualità, lo scopo previsto, il materiale, il luogo di origine o caratteristiche rilevanti dei beni o servizi designati.

2. Genericità:

Se il marchio consiste esclusivamente in un termine generico per i beni o servizi designati.

3. Mancanza di Distintività Intrinseca:

Se il marchio consiste esclusivamente in altri segni che non hanno distintività intrinseca.

4. Altri Motivi:

Ad esempio, se il marchio è identico o simile a bandiere nazionali, emblemi, sigilli o bandiere di stato di Taiwan o di altri paesi, o se contravviene all’ordine pubblico o ai principi accettati di moralità.

Motivi relativi di rifiuto:

1. Probabilità di Ingannare il Pubblico:

Se il marchio è probabilmente tale da indurre in errore il pubblico riguardo alla natura, qualità o luogo di origine dei beni/servizi.

2. Conflitto con Marchi Precedenti:

Se il marchio è identico o simile a marchi precedenti per beni o servizi identici o simili e può probabilmente confondere i consumatori rilevanti.

3. Somiglianza con Marchi Noti:

Se il marchio è simile a un marchio noto, causando probabilità di confusione tra il pubblico rilevante.

4. Altri Motivi:

Ad esempio, se il marchio contiene il nome di una persona notoriamente nota, una persona giuridica o un’azienda, conducendo a una probabilità di confusione tra il pubblico rilevante.

4. Documenti Necessari per la Registrazione di un Marchio a Taiwan

I richiedenti devono compilare un insieme di documenti per la registrazione del marchio a Taiwan, inclusi:

• Una riproduzione del marchio con risoluzione superiore a 300 dpi
• Un elenco di beni o servizi coperti dal marchio, e le loro traduzioni in cinese (in conformità con la Classificazione Cinese dei Beni e Servizi pubblicata dal TIPO, che è più dettagliata rispetto alla “CLASSIFICAZIONE NICE”)
• Prova del pagamento della tariffa di domanda
• Procura (I richiedenti stranieri devono affidare a un avvocato locale, un consulente brevettuale o un agente di marchio come rappresentante del richiedente per la comunicazione con il TIPO durante il processo di registrazione.) e la sua traduzione in cinese
• Documenti di priorità e le loro traduzioni in cinese. (Se si rivendica la priorità, la domanda a Taiwan deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di presentazione della prima domanda o di una domanda precedente)

5. Costi del Marchio a Taiwan

I costi totali variano a seconda di fattori quali il numero di beni/servizi designati, il numero di classi coperte dal marchio e qualsiasi servizio aggiuntivo richiesto. Nonostante queste spese, la registrazione del marchio a Taiwan è generalmente considerata conveniente rispetto ad altre giurisdizioni.

Fase di Presentazione

Fase di Registrazione

Il costo per la registrazione di un marchio a Taiwan tramite la piattaforma iPNOTE parte da un minimo di $300, che include tutte le tariffe governative. Trova il miglior agente di marchi a Taiwan tramite iPNOTE.

6. Perché registrare un marchio a Taiwan?

A Taiwan, la protezione dei marchi segue un sistema di primo deposito anziché di primo uso. Inoltre, Taiwan non è membro dell’OMPI o dell’Unione di Madrid. Questo significa che il sistema di Madrid, che permette la registrazione e la gestione dei marchi in tutto il mondo, non può essere utilizzato per registrare un marchio a Taiwan, R. O. C.

Di conseguenza, è fondamentale registrare il proprio marchio per proteggere l’identità del brand e garantire i diritti esclusivi sul segno distintivo unico a Taiwan. In particolare, rispetto all’utilizzo per primo di un marchio sui prodotti o servizi nel commercio, è di massima importanza presentare una domanda di marchio il più presto possibile per la protezione di tale marchio a Taiwan.

Registrare il proprio marchio a Taiwan può consolidare l’identità del brand dei beni o servizi forniti, facilitando il riconoscimento e la memorizzazione da parte dei consumatori e garantendo il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in connessione con i beni o servizi elencati nel registro.

In generale, la registrazione di un marchio a Taiwan offre una serie di vantaggi, tra cui:

• Protezione Legale contro le Violazioni: Un marchio registrato fornisce una presunzione legale di proprietà e validità, godendo di protezione legale sotto la legge, rendendo più facile difendere i diritti contro i violatori e intraprendere azioni legali contro l’uso non autorizzato o prevenire le violazioni.
• Diritti Esclusivi e Esclusività di Mercato: La registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi di utilizzo del marchio in connessione con i beni o servizi che la registrazione copre.
• Reputazione del Marchio, Valore del Marchio e Fiducia/Benevolenza: Un marchio registrato contribuisce a costruire il riconoscimento del marchio e la fiducia dei consumatori, aumenta il valore del marchio, la fiducia dei consumatori e la lealtà al marchio contribuendo alla buona reputazione e alla fama dell’azienda.
• Concessione in Licenza e Monetizzazione: I marchi registrati possono essere concessi in licenza o franchising, fornendo opportunità di generazione di entrate e espansione aziendale.
• Creazione di Asset: Un marchio registrato diventa un bene immateriale con un valore monetario, aumentando il patrimonio netto dell’azienda.
• Vantaggio Competitivo: La registrazione di un marchio offre alle imprese un vantaggio competitivo, aiutandole a distinguersi sul mercato.

Registrare un marchio a Taiwan offre numerosi vantaggi per le imprese operative nella regione. La registrazione del marchio concede diritti esclusivi di utilizzo del marchio in connessione con i beni o servizi designati, proteggendo contro le violazioni e l’uso non autorizzato. Inoltre, i marchi registrati possono essere concessi in licenza o assegnati, fungendo da beni preziosi per la monetizzazione del marchio. Inoltre, la registrazione del marchio valorizza il riconoscimento del marchio e la fiducia dei consumatori, favorendo l’espansione del mercato e le opportunità di crescita.

7. Conclusione

Il processo di registrazione del marchio a Taiwan è un percorso complesso che richiede una pianificazione attenta, ricerche approfondite e decisioni strategiche. Comprendendo le sfumature del processo e usufruendo di una guida professionale quando necessario, le aziende possono proteggere efficacemente la loro identità di marca e sfruttare le opportunità di crescita nel dinamico mercato taiwanese. Con il suo sistema di registrazione efficiente, un solido quadro legale e una posizione strategica nella regione Asia-Pacifico, Taiwan rimane una destinazione attraente per le imprese che cercano di stabilire e proteggere i loro marchi.

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