Di: Franck Fougere & Hathaichanok Limpattanakul, ANANDA INTELLECTUAL PROPERTY, Thailandia
La registrazione di un marchio in Thailandia può tutelare la reputazione di un’azienda, prevenire le violazioni e incrementare la sua competitività sul mercato. Con una popolazione di oltre 70 milioni di persone e un’economia fiorente, la Thailandia offre un mercato attraente sia per le imprese locali che per quelle internazionali. In questo articolo, esploreremo il processo di registrazione di un marchio in Thailandia, inclusi i requisiti, le procedure e i tempi.
Indice
1. Cosa può essere registrato come marchio in Thailandia?
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio in Thailandia?
3. Il processo di registrazione di un marchio in Thailandia
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio in Thailandia
5. Processo di opposizione ai marchi in Thailandia
6. Costi di registrazione di un marchio in Thailandia
1. Cosa può essere registrato come marchio in Thailandia?
La definizione di ciò che costituisce un marchio secondo la Legge sui Marchi thailandese è piuttosto ristretta. In Thailandia, un marchio è definito come “qualsiasi fotografia, disegno, dispositivo inventato, logo, nome, parola, frase, lettera, numero, firma, combinazione di colori, elemento figurativo, suono o combinazioni di questi”.
In Thailandia, un’ampia gamma di segni può essere registrata come marchi, inclusi:
- Parole o combinazioni di parole
- Lettere o numeri
- Figure, simboli di marchi, o loghi
- Forme tridimensionali
- Suoni o melodie
- Colori o combinazioni di colori
Il marchio deve essere distintivo e non simile a un marchio registrato esistente o a un marchio noto. È consigliabile effettuare una ricerca del marchio prima di presentare la domanda. Inoltre, il marchio non deve contenere elementi offensivi o illegali.
La Thailandia adotta il quadro generale della Classificazione Internazionale dei Marchi (Classificazione di Nizza) per quanto riguarda l’elenco delle merci e dei servizi. Tuttavia, ci sono alcune condizioni specifiche importanti in Thailandia:
- Descrizioni di prodotti o servizi generiche non sono ammesse in Thailandia. Ad esempio, “abbigliamento” o “cosmetici” non sono descrizioni accettate e devono essere dettagliate come “pantaloni”, “camice”, “magliette” secondo la Classificazione Thai di Prodotti e Servizi. Obiezioni da parte del Registratore riguardo alle descrizioni di prodotti e servizi sono comuni in Thailandia. È meglio evitare tali obiezioni esaminando e affrontando possibili basi di obiezione prima del
deposito. Le obiezioni possono complicare l’iter di una domanda di marchio. - Prodotti locali specifici (come prodotti alimentari esotici) sono stati aggiunti alla classificazione thailandese.
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio in Thailandia?
Ci sono 3 requisiti affinché un marchio sia accettato per la registrazione in Thailandia. Il marchio deve essere distintivo, non proibito dalla legge e disponibile (cioè, non simile o identico a un marchio già registrato). Se il marchio non soddisfa uno di questi requisiti, sarà rifiutato. Pertanto, è consigliabile effettuare una verifica della disponibilità del marchio in diverse banche dati prima di presentare la domanda. Leggi anche un articolo sulla registrazione di un marchio in Indonesia.
Carattere distintivo
Un marchio che possiede una o più delle seguenti caratteristiche è considerato distintivo in Thailandia:
- una combinazione di colori rappresentata in modo particolare, lettere stilizzate, numeri stilizzati o parole inventate
- un nome personale, un cognome, un nome di persona giuridica o nome commerciale rappresentato in modo particolare
- una parola o parole che non hanno un riferimento diretto al carattere o alla qualità delle merci e che non sono un nome geografico prescritto dalla legge
- la firma dell’interessato alla registrazione o di qualcuno che lo ha preceduto nella sua attività o la firma di un’altra persona con il suo permesso
- una rappresentazione dell’interessato o di un’altra persona con il suo permesso o di una persona defunta con il permesso dei suoi ascendenti, discendenti e coniuge, se presente
- un dispositivo inventato.
*I marchi riprodotti di seguito sono proprietà esclusiva dei loro proprietari e sono forniti solamente come esempi a scopo didattico.
NOTA 1: Un marchio che è stato ampiamente utilizzato in Thailandia per un lungo periodo di tempo può essere considerato distintivo anche se non soddisfa i requisiti sopra elencati. Affinché un marchio sia riconosciuto come distintivo per virtù di utilizzo, l’interessato deve fornire prove dell’uso del marchio, come copie di annunci pubblicitari, fatture, cataloghi, ecc.
NOTA 2: È possibile presentare disclaimers in caso il marchio contenga parti non distintive. Ad esempio, un marchio che contiene la parola “compagnia” o un nome geografico “Parigi”.
Non proibito dalla legge
Alcuni segni sono esplicitamente proibiti dalla legge ai sensi della Legge sui Marchi e dei Regolamenti Ministeriali, inclusi:
- qualsiasi segno contrario all’ordine pubblico, alla moralità o alla politica pubblica;
- segna identici a marchi ben noti come prescritto dalle Notifiche Ministeriali, o così simili da poter confondere il pubblico riguardo al proprietario o all’origine delle merci;
- indicazioni geografiche protette dalla legge;
- armi di Stato o stemmi, sigilli reali, sigilli ufficiali, emblemi Chakri, emblemi e insegne degli ordini e delle decorazioni reali, sigilli di ufficio, sigilli di ministeri, enti, dipartimenti o province;
- bandiere nazionali della Thailandia, bandiere standard reali o bandiere ufficiali, emblemi nazionali e bandiere di stati stranieri o organizzazioni internazionali;
- nomi reali, monogrammi reali, abbreviazioni di nomi reali o monogrammi, rappresentazioni del Re, della Regina o dell’Erede al Trono, nomi, parole, termini o emblemi che significano il Re, la Regina o l’Erede al Trono o membri della famiglia reale;
- un marchio che appare come o è simile a una medaglia, diploma o certificato rilasciato dal governo thailandese, un governo straniero o un’organizzazione internazionale, a meno che tu non abbia effettivamente ricevuto il premio e lo stia utilizzando con il tuo marchio. Ciò si applica anche a qualsiasi altro segno conferito in occasione di mostre commerciali o competizioni organizzate da queste entità.
Non identico o simile a un marchio registrato
Consigliamo vivamente di verificare la disponibilità di un segno prima di presentare una domanda di marchio. È possibile effettuare ricerche di identicità, ricerche di somiglianza (inclusa la trascrizione fonetica di segni in lingua thailandese) o ricerche di dispositivi (logo) prima di presentare una domanda di marchio.
Nel determinare la disponibilità di un marchio in Thailandia è importante verificare le classi di prodotti/servizi che sono associate alle classi di prodotti/servizi per i quali si cerca protezione. Ad esempio, un marchio per prodotti alimentari e bevande non deve essere simile o identico a un marchio di servizio per servizi di catering.
Consigliamo inoltre di verificare le traduzioni e le traslitterazioni di un segno per evitare il rischio di confusione o somiglianza.
3. Il processo di registrazione di un marchio in Thailandia
Il tempo medio per completare il processo di registrazione di una domanda di marchio thailandese è di nove mesi. Ci sono quattro fasi procedurali principali per la registrazione di una domanda di marchio in Thailandia: deposito, esame, pubblicazione e registrazione.
Deposito
Per garantire la protezione del segno, si consiglia di presentare una domanda al Dipartimento della Proprietà Intellettuale (DIP). Una volta presentato il modulo di domanda al DIP con tutti i documenti richiesti, la domanda di marchio verrà assegnata a un numero di domanda ed esaminata dal Registratore.
Se manca un documento richiesto (come il Procuratore o il certificato aziendale) o un’informazione, è possibile richiedere un deposito successivo dei documenti mancanti. Tuttavia, non è possibile presentare una domanda senza un campione di segno o la specifica della categoria(i) di prodotto/servizio per la quale si cerca protezione.
Esame
Dopo aver presentato una domanda completa (con tutti i documenti e le tasse richieste), il Registratore dei marchi effettuerà un esame per verificare che la domanda soddisfi i requisiti della Legge sui Marchi (distintività, disponibilità, non proibito dalla legge). Il processo di esame viene di solito completato entro 9 mesi dalla data di deposito.
Se il Registratore non solleva obiezioni o richiede modifiche, la domanda procede alla fase di pubblicazione.
Pubblicazione
La pubblicazione di una domanda di marchio nel Bollettino dei Marchi avvia il conteggio di un periodo di 60 giorni durante il quale le terze parti possono opporsi alla domanda di marchio presentando i documenti necessari al Registratore. Se non viene presentata alcuna opposizione alla domanda entro il periodo di 60 giorni, il Registratore procede con la registrazione del marchio.
Se viene presentata un’opposizione, il richiedente del marchio deve presentare una dichiarazione contraria, entro 60 giorni dalla ricezione di una copia dell’opposizione, al Registratore per evitare l’annullamento della domanda di marchio.
Dopo che è stata presentata una dichiarazione contraria, il Registratore emetterà una decisione sull’accettabilità dell’opposizione e ne informerà le parti di conseguenza. Ciascuna delle parti può appellarsi alla decisione del Registratore dinanzi al Consiglio dei marchi e, successivamente, al Tribunale della Proprietà Intellettuale.
Registrazione
Dopo il periodo di pubblicazione di 60 giorni, o se il richiedente ha vinto un’opposizione, viene emessa una richiesta di pagamento delle tasse ufficiali per la registrazione dal Registratore. Il richiedente deve saldare le tasse ufficiali per la registrazione entro 30 giorni. Un marchio registrato è protetto in Thailandia per 10 anni dalla data di deposito (o dalla data di deposito della domanda di priorità) e può essere rinnovato per periodi successivi di 10 anni.
Rinnovi
Un marchio registrato deve essere rinnovato entro 3 mesi prima della scadenza del periodo di 10 anni. Se non si rinnova la registrazione, ciò causerà la decadenza del marchio. Sono applicabili tasse ufficiali sostanziali per ciascun prodotto/servizio e devono essere saldate al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio in Thailandia
I requisiti per la presentazione di una domanda di marchio in Thailandia sono simili a quelli per la presentazione in altri paesi. Tuttavia, vi sono alcune condizioni specifiche riguardo alla classificazione di prodotti e servizi, e al calcolo delle tasse ufficiali da pagare al Dipartimento della Proprietà Intellettuale.
I documenti e le informazioni richieste per la presentazione di una domanda di marchio in Thailandia sono i seguenti:
- Nome completo, indirizzo, paese e attività/professione del richiedente;
- Campione elettronico del marchio (dimensione consigliata 5×5 cm);
- Elenco delle merci e servizi da proteggere;
- Procura autenticata (per le aziende straniere);
- Procura autenticata e copia del passaporto o di altre carte di identità rilasciate dal governo (per individui stranieri);
- Procura thailandese e copia del certificato aziendale thailandese o della carta d’identità (solo per i richiedenti thailandesi);
- Traduzione dei documenti prioritari (se viene rivendicata la priorità).
5. Processo di opposizione ai marchi in Thailandia
La procedura di opposizione è disponibile contro le domande di marchio in sospeso (cioè, domande di marchio che sono state pubblicate ma non ancora registrate).
Una volta che la tua domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei Marchi, qualcun altro può presentare un’obiezione se crede di avere un diritto più forte sul marchio o se pensa che il tuo marchio non segua le regole della Legge sui Marchi. Devono presentare la loro obiezione al Registratore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e spiegare i loro motivi per l’obiezione.
Se viene presentata un’opposizione, il Registratore deve informare immediatamente il richiedente. Il richiedente deve presentare una dichiarazione contraria all’obiezione entro 60 giorni dalla data di ricevimento di una copia dell’opposizione.
Il Registratore invierà immediatamente una copia della dichiarazione contraria alla parte opposta. Il Registratore può ordinare alla parte opposta o al richiedente di fornire ulteriori dichiarazioni, spiegazioni scritte o prove.
Successivamente, il Registratore comunica per iscritto la sua decisione al richiedente e alla parte opposta. Il richiedente o la parte opposta possono appellare la decisione del Registratore al Consiglio dei marchi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Un’appello contro la decisione del Consiglio dei marchi può essere presentata al Tribunale della Proprietà Intellettuale entro 90 giorni dalla decisione del Consiglio dei marchi.
6. Costi di registrazione di un marchio in Thailandia
L’elenco dei prodotti o servizi per i quali si cerca protezione determina l’importo delle tasse ufficiali da pagare al Dipartimento della Proprietà Intellettuale.
- Per 1-5 articoli, le tasse ufficiali saranno di 1.000 THB per articolo alla fase di deposito e di 600 THB per articolo alla fase di registrazione; OPPURE
- Per più di 5 articoli, le tasse ufficiali saranno di 9.000 THB per classe alla fase di deposito e di 5.400 THB per classe alla fase di registrazione
Non ci sono tasse ufficiali per la presentazione di una richiesta di priorità.
Costi di deposito
PRIMA DOMANDA (UNA CLASSE):
| 1-5 articoli | 27.77 USD (1,000 THB) per articolo |
| più di 5 articoli | 250 USD (9,000 THB) per classe |
Costi di registrazione
Una volta che la domanda è accettata per la registrazione, i nostri costi per la rapportazione della pubblicazione, l’attesa del pagamento delle tasse di registrazione e l’invio del certificato di registrazione sono:
| 1-5 articoli | 16.66 USD (600 THB) per articolo |
| più di 5 articoli | 150 USD (5,400 THB) per classe |
Totale complessivo per un marchio in una classe
| 1-5 articoli | 44.44 USD (1,600 THB) per articolo |
| più di 5 articoli | 400 USD (14,400 THB) per classe |
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7. Considerazioni finali
Sia i marchi non registrati che quelli registrati possono essere fatti valere in Thailandia. Tuttavia, si consiglia di cercare la registrazione del marchio in Thailandia poiché la registrazione accelera il processo di applicazione e riduce significativamente i costi per l’applicazione. La registrazione migliora anche la possibilità di fermare azioni di violazione.
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