Punti principali da considerare prima di avviare la registrazione di un marchio:
- Un marchio concede il diritto esclusivo di vendere prodotti o servizi sotto una certa denominazione (ad esempio, una parola, logo, simbolo, slogan, etichetta, ecc.)
- Un marchio è registrato in relazione a un elenco specifico di beni e servizi che sono o saranno contrassegnati con questa denominazione.
- La durata effettiva di un marchio è illimitata ed è soggetta a rinnovo ogni 10 anni.
- Per essere registrato, un marchio deve essere distintivo (non deve fare riferimento direttamente ai beni prodotti o alle loro caratteristiche né consistere solo di lettere consonanti o numeri, simboli comuni o termini) e non deve essere falso o immorale.
- Un marchio è registrato per ogni paese separatamente, e deve essere unico tra gli altri marchi e segni utilizzati in quel paese.
- In molti paesi, il diritto a un marchio può essere terminato anticipatamente se il proprietario non lo utilizza per 3 anni.
- Di norma, il proprietario di un marchio può essere solo un’entità commerciale, ovvero un’azienda o un imprenditore individuale.
- Nella maggior parte dei paesi, i richiedenti stranieri possono richiedere la registrazione di un marchio solo attraverso avvocati brevettuali certificati in quel paese.
Presentare tempestivamente una domanda di marchio aiuta a prevenire la registrazione da parte di terzi, che è un problema critico per le aziende in fase di sviluppo.
- Il passo più importante nella presentazione di una domanda è selezionare le classi ICGS e i beni e servizi per i quali si prevede la registrazione. Ci sono 45 classi, ognuna elenca un gran numero di beni e servizi. Il numero di classi ICGS e il numero di beni determinano direttamente il costo della registrazione (tasse e servizi degli avvocati) così come le possibilità di registrazione, quindi vale la pena scegliere solo quei beni e servizi che saranno effettivamente prodotti sotto questo marchio.
- L’elenco dei beni e servizi varia leggermente per ogni paese, ma è sempre soggetto alla Classificazione Internazionale, che può essere trovata nel Gestore Beni & Servizi.
- Prima di presentare una domanda di marchio, è consigliabile effettuare una ricerca di proteggibilità per assicurarsi che non ci siano ostacoli. Tuttavia, il costo della ricerca di proteggibilità può spesso superare il costo della domanda stessa, il che ne riduce l’utilità. Se vuoi risparmiare, puoi utilizzare la Banca Dati Global Brand per effettuare la ricerca da solo.
- È importante presentare la domanda per il formato del marchio (una parola, immagine o una combinazione di entrambi) che sarà utilizzato nelle attività reali, altrimenti il marchio può essere contestato.
- In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, una domanda di marchio può essere presentata solo se è già in uso in quel paese o se c’è l’intenzione di usarlo. In quest’ultimo caso, è necessario fornire prova dell’uso dopo circa 6 mesi o estendere il periodo pagando tasse aggiuntive.
- Il costo per la presentazione di una domanda di registrazione di un marchio varia nei diversi paesi e si aggira generalmente tra i 250$ e i 1500$ per classe ICGS. Nella maggior parte dei casi, presentare una domanda è una procedura formale, quindi non c’è particolare necessità di scegliere avvocati costosi.
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Il sistema di Madrid per la registrazione dei marchi merita una menzione speciale:
- Il Sistema di Registrazione Internazionale dei Marchi di Madrid consente di richiedere la registrazione di un marchio in 128 paesi in tutto il mondo.
- Non è sempre più economico rispetto alla registrazione diretta in ogni singolo paese; nella maggior parte dei casi, viene scelto per comodità, poiché non c’è bisogno di lavorare con un gran numero di avvocati in diversi paesi per presentare la domanda.
- La domanda di Madrid richiede una domanda di base nel paese di residenza. La domanda di Madrid segue la domanda di base per 5 anni, il che significa che se la domanda base viene negata o contestata, anche la domanda di Madrid sarà cancellata.
- Puoi calcolare il costo della domanda per la Tassa di Madrid utilizzando il Calcolatore di Tasse di Madrid. Quindi, ha senso confrontare il calcolo con il costo diretto della presentazione in diversi paesi.
- La domanda di Madrid è anche vantaggiosa perché, in caso di decisione positiva sulla registrazione, non è necessario pagare tasse aggiuntive per la registrazione e l’emissione di un marchio, come nel caso di una registrazione diretta.
- Tuttavia, spesso è necessario comunicare con avvocati brevettuali locali in caso di richieste per esami, in tal caso il costo dei servizi potrebbe essere più alto rispetto se la domanda fosse stata originariamente presentata tramite un avvocato locale.
Esame, concessione e rinnovi:
- In alcuni paesi o regioni (ad esempio, in Europa), l’esame è formale, ovvero l’ufficio brevetti non verifica la presenza di marchi concorrenti e pubblica la decisione di registrazione dopo l’esame formale. Il periodo di tempo dopo l’esame formale è di solito di 3-6 mesi, durante il quale qualsiasi parte interessata può presentare opposizione contro la registrazione del marchio in questione. Questo approccio riduce il periodo di esame e il costo della registrazione del marchio.
- Negli Stati Uniti, ad esempio, i marchi registrati sotto il sistema di Madrid possono essere soggetti a un audit, in tal caso sarà richiesta la prova dell’uso per i due beni o servizi specificati dall’auditor. Se non c’è prova, tali elementi dovranno essere rimossi dalla domanda e bisognerà pagare una multa di 250$ per ciascun elemento, e fornire prove per tutti gli altri, ecc. Si potrebbe finire per pagare diverse migliaia o addirittura decine di migliaia di dollari in multe.
- In caso di richieste di competenza riguardanti marchi concorrenti, è molto importante preparare una risposta in conformità con l’interpretazione locale della somiglianza dei marchi, quindi è importante scegliere un avvocato per marchi esperto e responsabile per questo lavoro.
- La questione di un marchio spesso comporta un semplice pagamento di tasse e talvolta è possibile ottenere un certificato elettronico in pochi minuti. Quindi, a questo stadio ha senso analizzare il costo dei servizi di un avvocato corrente, di solito non dovrebbe superare alcune centinaia di dollari.
- Dopo la registrazione, è necessario pagare una tassa di rinnovo del marchio dopo 10 anni dalla data di presentazione, affinché il marchio sia valido per altri 10 anni. È più facile e economico affidare questa funzione a servizi specializzati.
Registrare un marchio è una procedura molto più semplice rispetto, ad esempio, registrare un brevetto per un’invenzione, ma ha le sue specificità in ogni paese e in ogni fase. La cosa più importante è la tempestività e la precisione delle azioni al minimo costo, poiché la strategia aziendale (mercati di destinazione, beni prodotti, design o il nome stesso) può cambiare rapidamente, quindi è probabile che la procedura venga affrontata più di una volta.
