Secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, oltre 2 milioni di domande di marchio sono state presentate negli Stati Uniti nel 2021, rendendolo uno dei giurisdizioni più attive al mondo per la registrazione di marchi. Proteggere un marchio attraverso la registrazione è essenziale negli USA, in quanto offre diritti esclusivi al proprietario e svolge un ruolo fondamentale per le imprese.
Questo articolo vi guiderà attraverso il processo di registrazione di un marchio negli Stati Uniti, inclusi i requisiti, il processo di ricerca e la procedura di domanda.
Indice
1. Cosa si può registrare come marchio negli Stati Uniti?
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio negli Stati Uniti?
3. Il processo di registrazione del marchio negli Stati Uniti
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio negli Stati Uniti
5. Processo di opposizione al marchio negli Stati Uniti
6. Costi di registrazione del marchio negli Stati Uniti
1. Cosa si può registrare come marchio negli Stati Uniti?
Cosa è un marchio? La definizione di marchio è la seguente: è una parola, frase, simbolo, disegno o una combinazione di questi elementi che viene usata per identificare e distinguere i beni o servizi di una persona o azienda da quelli di altri.
Il marchio deve essere distintivo e non meramente descrittivo dei beni o servizi. Inoltre, il marchio non deve essere confondibilmente simile a un marchio già in uso da un’altra parte.
Negli Stati Uniti è possibile registrare i seguenti tipi di marchi:
- Marchi verbali;
- Marchi cromatici;
- Marchi tridimensionali;
- Marchi combinati;
- Marchi di servizio;
- Marchi collettivi;
- Marchi di certificazione;
- Marchi sonori;
- Marchi olfattivi;
- Marchi di gusto;
- Ologrammi;
- Etc.
Negli Stati Uniti, è fondamentale classificare con precisione le merci e servizi associati al tuo marchio secondo la Classificazione Internazionale delle Merci e dei Servizi. Ciò garantisce che la tua domanda rispetti gli standard internazionali e offre una protezione adeguata al tuo marchio.
Inoltre, è possibile presentare una domanda di marchio multi-classe negli USA. Questo consente di registrare un unico marchio per più classi di merci o servizi correlati, ma è necessario pagare una tariffa aggiuntiva per ogni classe aggiuntiva.
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio negli Stati Uniti?
La registrazione di un marchio negli USA può essere rifiutata sulla base di motivi assoluti e relativi. I motivi assoluti riguardano criteri oggettivi e possono respingere marchi che sono proibiti, scandalosi, offensivi o suscettibili di pregiudicare gli interessi nazionali o la sicurezza. I motivi relativi, invece, valutano la possibilità di confusione con marchi esistenti.
I motivi assoluti per il rifiuto includono situazioni in cui il marchio:
- include contenuti immorali, ingannevoli, scandalosi, o contenuti che potrebbero offendere o portare al disprezzo persone, istituzioni, credenze, o simboli nazionali;
- contiene un’indicazione geografica che identifica una località diversa dall’origine del vino o dello spirito;
- è puramente descrittivo, ingannevolmente descrittivo, o principalmente geograficamente descrittivo dei beni o servizi, o è principalmente solo un cognome;
- consiste in materia funzionale.
Un marchio negli USA non può essere registrato per motivi relativi se:
- è troppo simile a un marchio precedentemente registrato nell’USPTO;
- un marchio simile o un nome commerciale è stato precedentemente utilizzato negli USA e non è stato abbandonato,
- può causare confusione o ingannare le persone quando utilizzato in connessione con i beni del richiedente.
3. Il processo di registrazione del marchio negli Stati Uniti
Prima di presentare una domanda di marchio, è essenziale effettuare una ricerca di marchio per assicurarsi che un’altra azienda non stia già utilizzando il marchio proposto. L’USPTO fornisce un database online, il Sistema di Ricerca Elettronica dei Marchi (TESS), che puoi usare per effettuare una ricerca preliminare. È possibile anche affidare una ricerca più approfondita a un avvocato specializzato in marchi o a una società di ricerca professionale.
Il passo successivo è preparare e presentare una domanda di marchio all’USPTO. La domanda deve includere una descrizione dei beni o servizi per i quali si cerca la protezione del marchio e un campione che mostra il marchio in uso. È possibile presentare una domanda di marchio su diverse basi, come l’uso nel commercio, l’intenzione di usare, o come domanda straniera.
Dopo che l’USPTO riceve la tua domanda, verrà assegnata a un avvocato esaminatore che esaminerà la domanda per determinare se soddisfa i requisiti per la registrazione. L’avvocato esaminatore condurrà anche una ricerca per assicurarsi che il marchio proposto non sia in conflitto con marchi esistenti. Se l’avvocato esaminatore identifica problemi con la domanda, emetterà un’azione ufficiale che descrive i problemi che devono essere affrontati. Il richiedente ha sei mesi per rispondere e affrontare i problemi evidenziati nell’azione.
Se la domanda di marchio viene approvata, verrà pubblicata nel Gazzettino Ufficiale dell’USPTO, una pubblicazione settimanale che elenca tutti i marchi che sono stati approvati per la registrazione. Una volta pubblicato il marchio, chiunque ritenga che possa essere in conflitto con il proprio marchio esistente ha 30 giorni di tempo per presentare un’opposizione.
Se non viene presentata alcuna opposizione, o se viene risolta a favore del richiedente, il marchio verrà registrato e verrà rilasciato un certificato di registrazione. La registrazione ha effetto dalla data di domanda, purché la domanda venga infine approvata. La durata di un marchio registrato è di 10 anni, dopo i quali è possibile chiedere il rinnovo.
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio negli USA
Il richiedente può essere qualsiasi persona o entità in grado di agire e essere citata in giudizio. Può esserci solo un richiedente.
Una domanda deve contenere almeno quanto segue:
- nome del richiedente;
- indirizzo per la corrispondenza;
- disegno chiaro del marchio;
- elenco dei beni e/o servizi;
- una dichiarazione verificata dell’intenzione di utilizzo del marchio nel commercio (per la domanda con intenzione di uso);
- una copia certificata del Documento di Priorità (per la base di domanda straniera);
- tassa di deposito per almeno una classe di beni o servizi.
I documenti di marchio devono essere presentati solo elettronicamente utilizzando il modulo appropriato.
Nel Sistema di Applicazione Elettronica dei Marchi (TEAS) c’è un modulo di domanda iniziale con due opzioni di deposito: TEAS Plus e TEAS Standard.
TEAS Plus:
- $250 per classe di beni/servizi;
- pagare tutte le tasse di deposito con la tua domanda iniziale;
- devi selezionare l’elenco dei tuoi beni o servizi dal Manuale di Identificazione dei Marchi (ID);
- un avvocato autorizzato negli Stati Uniti deve completare e presentare la tua domanda iniziale;
- dovresti fornire tutte le dichiarazioni aggiuntive richieste nella tua domanda iniziale.
- $350 per classe di beni/servizi;
- pagare una tassa di domanda iniziale con la tua domanda e il resto più tardi nel processo;
- puoi scrivere la descrizione dei tuoi beni e servizi, ma è comunque essenziale descrivere accuratamente beni e servizi;
- puoi completare e presentare la tua domanda iniziale, ma devi designare un avvocato autorizzato negli Stati Uniti successivamente;
- puoi fornire dichiarazioni aggiuntive richieste dopo aver presentato la tua domanda iniziale.
5. Processo di opposizione al marchio negli Stati Uniti
Dopo che una domanda di marchio è stata pubblicata per l’opposizione, qualsiasi parte che ritenga che la registrazione del marchio possa danneggiarla ha 30 giorni di tempo per presentare un’opposizione al Tribunale per i Ricorsi sui Marchi (TTAB). La parte che presenta l’opposizione è nota come oppositore, mentre il richiedente è conosciuto come rispondente.
Il rispondente ha quindi un tempo stabilito per presentare una risposta all’opposizione.
Dopo che le dichiarazioni iniziali sono state presentate, le parti si impegnano in un periodo di scoperta, durante il quale possono richiedere documenti e altre informazioni l’una dall’altra, prendere deposizioni e impegnarsi in altre forme di ricerca pre-processuale dei fatti.
Una volta completata la scoperta, le parti presentano mozioni pre-processuali, come mozioni per giudizio sommario, che chiedono al TTAB di decidere sul caso senza un processo completo.
Se il caso non viene risolto attraverso il giudizio sommario, viene tenuto un processo davanti al TTAB. Entrambe le parti presentano le loro prove e argomentazioni al TTAB durante il processo. Il TTAB emette quindi una decisione su se il marchio può essere registrato.
Se l’opposizione ha successo, la domanda di marchio verrà rifiutata, e il richiedente potrebbe dover cambiare il proprio marchio o abbandonare la sua domanda. Se l’opposizione non ha successo, il marchio verrà registrato.
6. Costi di registrazione del marchio negli Stati Uniti
Tasse governative per la registrazione del marchio negli USA:
| Tasse di domanda | ||
| TEAS Standard, per classe | 350$ | |
| TEAS Plus, per classe | 250$ | |
| Mancata rispondenza ai requisiti TEAS Plus, per classe | 100$ | |
| Modifica all’uso dichiarato, per classe | 100$ | |
| Dichiarazione di uso, per classe | 100$ | |
| Richiesta di un’estensione di sei mesi per la presentazione di un SOU, per classe | 125$ | |
| Estensione del tempo per presentare una risposta ad un’azione pre-registrazione | 125$ | |
| Tasse per petizione e lettera di protesta | ||
| Petizione al Direttore | 250$ | |
| Petizione per rivivere un’applicazione | 150$ | |
| Lettera di protesta | 50$ | |
| Petizione per la cancellazione e la riesame, per classe | 440$ | |
| Estensione del tempo per presentare una risposta ad un’azione ufficiale | 125$ | |
| Tasse post-registrazione | ||
| Domanda di rinnovo della registrazione, per classe | 300$ | |
| Rinnovo della registrazione periodo di grazia, per classe | 100$ | |
| Correzione di una carenza in una domanda di rinnovo | 100$ | |
| Dichiarazione presentata tra il 5° e il 6° anno (§8), per classe | 225$ | |
| Periodo di grazia della dichiarazione §8, per classe | 100$ | |
| Correzione di una carenza in una dichiarazione §8 | 100$ | |
| Dichiarazioni combinate §8 e §15, per classe | 425$ | |
| Dichiarazione §15, per classe | 200$ | |
| Dichiarazioni combinate §8 e §15 presentate durante il periodo di grazia, per classe | 525$</ | |
| Combinazione dichiarazione §8 e rinnovi §9, per classe | 525$ | |
| Combinazione dichiarazione §8 e rinnovi §9 entrambi presentati durante il periodo di grazia, per classe | 725$ | |
| Eliminazione di beni/servizi/classi dalla registrazione, dopo la presentazione, per classe | 250$ | |
| Tribunale per i Ricorsi sui Marchi (TTAB) | ||
| Petizione TTAB per la cancellazione, per classe | 600$ | |
| Avviso di opposizione TTAB, per classe | 600$ | |
| Appello ex parte al TTAB, per classe | 225$ | |
| Prima richiesta TTAB di 90 giorni o seconda di 60 giorni per l’estensione del tempo per presentare un avviso di opposizione | 200$ | |
| Richiesta TTAB finale di 60 giorni per l’estensione del tempo per presentare un avviso di opposizione | 400$ | |
| Tasse per servizi | ||
| Copia certificata della registrazione, con titolo e/o stato, servizio regolare | 15$ | |
| Copia certificata della registrazione, con titolo e/o stato, servizio locale accelerato | 30$ | |
| Copia certificata della domanda nazionale come presentata | 15$ | |
| Registrazione certificata o non certificata dell’applicazione/file di registro | 50$ | |
| Registrazione dell’assegnazione del marchio, accordo o altro documento di proprietà | 40$ | |
Il costo totale della registrazione di un marchio negli Stati Uniti tramite la piattaforma iPNOTE inizia da soli 500$, inclusi tutti i costi governativi e la preparazione dei documenti. Trova il miglior agente di marchi negli USA su iPNOTE.
Considerazioni finali
La registrazione di un marchio negli USA è un processo complesso e importante che richiede una grande attenzione ai dettagli e l’osservanza di molteplici requisiti legali. Assumere un avvocato specializzato in marchi con licenza può aiutare a garantire che la tua registrazione sia coronata da successo e che il tuo marchio sia adeguatamente protetto.
***
La piattaforma iPNOTE offre più di 700 studi legali specializzati in PI che coprono oltre 150 paesi, quindi puoi sempre trovare il giusto fornitore di servizi diretti usando il nostro sistema di filtraggio flessibile.
Dai un’occhiata al nostro elenco di avvocati specializzati in marchi negli Stati Uniti.
Registrati gratuitamente, e ti aiuteremo a risolvere qualsiasi problema legato alla PI.
