Guida Completa alla Registrazione del Marchio in Australia: Cosa Devi Sapere

Di: Bianca Ysabel, Amministratore di Marchi, W3IP Law Pty Ltd 

L’Australia è nota per la sua economia fiorente, una cultura vivace e un forte spirito imprenditoriale. Che tu sia un individuo o un’azienda che cerca di stabilire una presenza in questo contesto competitivo, è fondamentale proteggere la tua identità di marca unica. 

Questo articolo discuterà il processo di registrazione del marchio in Australia. Verranno illustrati i passaggi coinvolti, esaminate le considerazioni chiave e forniti suggerimenti utili per facilitare un’esperienza di registrazione del marchio di successo. 

Contenuti

1. Cos’è un marchio e perché registrarlo?

2. Cosa può essere registrato come marchio in Australia? 

3. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio in Australia?

4. Il processo di registrazione del marchio in Australia

5. Il processo di opposizione al marchio in Australia

6. Documenti richiesti per la registrazione di un marchio in Australia

7. Costi di registrazione del marchio in Australia

8. Considerazioni finali

1. Cos’è un marchio e perché registrarlo?

Un marchio, talvolta chiamato brand, è utilizzato per indicare che prodotti o servizi provengono da un determinato ente o azienda, o sono autorizzati da tale ente o azienda, o che i prodotti e servizi sono di una qualità particolare. Un marchio può essere qualsiasi ‘segno’ in grado di distinguere i beni o servizi di un commerciante da quelli di altri commercianti. 

Ecco alcuni vantaggi della registrazione di un marchio in Australia:

• • Prova che possiedi il marchio, quindi puoi legalmente impedire ad altri di usarlo;
  • È una buona difesa se qualcuno ti accusa di violazione del loro marchio;
  • Dissuade i tuoi concorrenti dall’usare o registrare qualcosa di simile;
  • Comunica a tutti che prendi sul serio la tua proprietà intellettuale e il tuo brand ha un valore;

• È un bene prezioso che puoi vendere, assegnare o concedere in licenza;
• Otteni generalmente diritti su tutto il territorio australiano, quindi puoi chiedere alla dogana australiana di sequestrare merci che presentano marchi contraffatti;
• Quando il tuo marchio è registrato, puoi utilizzare il simbolo ® accanto al tuo marchio.

2. Cosa può essere registrato come marchio in Australia?

In Australia, un marchio può essere qualsiasi ‘segno’ in grado di distinguere i beni o servizi di un commerciante da quelli di altri commercianti. Per essere registrabile, un marchio deve soddisfare i seguenti due requisiti principali:

• Il marchio deve essere distintivo o almeno capace di diventarlo e non deve essere generico o descrittivo dei beni o servizi; 
• Il marchio non deve essere sostanzialmente identico o ingannevolmente simile ad altri marchi registrati o pendenti sul registro o altrimenti confusamente simile. 

Le seguenti voci possono essere registrate come marchi in Australia: 

• parola o frase 
• logo 
• immagine 
• slogan 
• aspetto del packaging 
• colore
• forma
• suono
• odore
• combinazioni dei sopra citati

In Australia, è essenziale categorizzare accuratamente i beni e i servizi collegati al tuo marchio per una registrazione di successo. Questa categorizzazione segue la Classificazione Internazionale dei Beni e dei Servizi, garantendo coerenza nelle registrazioni di marchi a livello globale.

Inoltre, nel contesto australiano, hai l’opzione di presentare una domanda di marchio multi-classe. Ciò ti consente di registrare più classi di beni e servizi sotto un unico marchio. Tuttavia, per ogni classe aggiuntiva, dovrai sostenere un costo aggiuntivo.

3. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio in Australia?

L’ambito generale del divieto è il seguente:

• Sezione 39: Segni Proibiti e Prescritti. La ragione principale per il rifiuto è l’inclusione di segni proibiti dalla legge.
• Sezione 40: Rappresentazione grafica di un marchio. La domanda deve essere respinta se il marchio non può essere rappresentato graficamente.
• Sezione 41: Marchio non capace di distinguere. Un marchio deve essere respinto se non è capace di distinguere i beni o servizi dell’interessato. 
• Sezione 42: Marchi scandalosi o contrari alla legge. L’Ufficio Australiano dei Marchi deve valutare il marchio nel contesto delle persone ordinarie che potrebbe offendere nel decidere il merito di ciascun caso e deve anche respingere un marchio se è contrario alla legislazione. 
• Sezione 43: Marchi che possono ingannare o causare confusione. Un marchio deve essere respinto se ha una connotazione che sarebbe probabile ingannare o causare confusione. 
• Sezione 44: Conflitto con altri marchi. Ci sono motivi per respingere una domanda di marchio se il segno è sostanzialmente identico o ingannevolmente simile a un’altra domanda di marchio o registrazione relativamente a beni o servizi simili o strettamente correlati. 

Se vengono sollevate obiezioni dall’esaminatore dei marchi, viene concesso un periodo di 15 mesi per superare le obiezioni ad esempio, tramite presentazioni o modificando la domanda o inviando prove d’uso. Possono essere concesse ulteriori proroghe se paghi un costo all’Ufficio Australiano dei Marchi. Leggi 12 modi semplici per risparmiare su IP.

4. Il processo di registrazione del marchio in Australia

Il processo di registrazione del marchio in Australia è una procedura multi-step che coinvolge diverse fasi, come la conduzione di una ricerca di marchio, la presentazione della domanda, l’esame, l’eventuale opposizione e infine, la ricezione del certificato. 

Prima di presentare una domanda di marchio, è essenziale condurre una ricerca di marchio approfondita. Questa ricerca aiuta a determinare se esistono marchi registrati o simili a quello che intendi registrare. La ricerca può essere effettuata utilizzando il Ricerca di Marchi Australiana fornita da IP Australia, che contiene dettagli sui marchi registrati e sulle domande pendenti, o utilizzando un database IP globale.

Dopo aver assicurato che il tuo marchio desiderato sia unico, puoi procedere a presentare una domanda a IP Australia, sia online sia tramite posta. Sarà necessario fornire i dettagli del richiedente, una chiara rappresentazione del marchio e un elenco di beni e servizi associati al marchio, classificati secondo la Classificazione Internazionale dei Beni e dei Servizi.

Dopo aver presentato la domanda, IP Australia condurrà un esame per valutare se il marchio rispetta i requisiti previsti dalla Legge sui Marchi d’Azienda 1995. Il processo di esame richiede solitamente circa 3-4 mesi. Se l’esaminatore individua problemi, riceverai una relazione di esame, che elenca i motivi del rifiuto e offre un termine per affrontare le preoccupazioni.

Una volta completato l’esame e il marchio accettato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dei Marchi d’Australia. Dalla data di pubblicazione, c’è un periodo di opposizione di due mesi, durante il quale le parti terze possono presentare un’opposizione alla tua domanda di marchio se ritengono che entri in conflitto con i loro diritti o non soddisfi i criteri di registrazione. 

Se non viene presentata alcuna opposizione o l’opposizione è infruttuosa, il tuo marchio procederà alla registrazione. Riceverai un Certificato di Registrazione e il tuo marchio sarà protetto in Australia per un periodo iniziale di 10 anni. Dopo di che, puoi rinnovare la registrazione a tempo indeterminato, soggetto al pagamento delle tasse di rinnovo.

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Per ridurre i rischi, possiamo presentare una Domanda Elettronica di Marchio in FasTrack per tuo conto, per iniziare il processo. Questo ti aiuterà ad evitare alcuni costi e incertezze nella tua domanda in quanto fornisce una valutazione anticipata della registrabilità dei tuoi marchi da parte dell’Ufficio Australiano dei Marchi. Dopo che una domanda è stata presentata a IP Australia, sarà esaminata da un esaminatore dei marchi.

Entro 5-7 giorni lavorativi, l’Ufficio Australiano dei Marchi ci contatterà e saprai i risultati. Poi torneremo da te con alcune opzioni se viene ricevuta una risposta negativa. Questo potrebbe includere la sostituzione di un marchio con un nuovo marchio per un costo governativo aggiuntivo per ogni classe a seconda dell’esito della valutazione dell’esaminatore. 

5. Il processo di opposizione al marchio in Australia

Nei due mesi successivi all’annuncio di accettazione da parte dell’Ufficio Australiano dei Marchi, chiunque può opporsi alla registrazione del tuo marchio. Un’opposizione si verifica quando qualcuno presenta un’obiezione formale all’accettazione della tua domanda di marchio. 

Ci sono molti motivi per un’opposizione. Questo tipicamente si verifica quando qualcuno considera che il tuo marchio è identico o simile al loro marchio registrato o pendente. 

Dopo aver ricevuto l’avviso di opposizione, il richiedente deve presentare un avviso di Intenzione di difesa entro 30 giorni. Un richiedente nel difendere il procedimento di opposizione deve raccogliere prove, documentazione e argomentazioni, e difendere il proprio marchio attraverso il processo di opposizione dove ciascuna parte fornisce prove a sostegno delle proprie argomentazioni. 

Una delle parti può richiedere un’udienza per risolvere la questione e presentare memorie a supporto del proprio caso. L’ufficiale d’udienza valuterà le prove e prenderà una decisione sulla registrazione del marchio. 

6. Documenti richiesti per la registrazione di un marchio in Australia

Il richiedente può essere un individuo, un’azienda, un club incorporato, o associazione, una partnership incorporata o a responsabilità limitata, o qualsiasi combinazione di queste entità. Per registrare un marchio in Australia, di solito hai bisogno dei seguenti documenti:

• Modulo di domanda di marchio contenente il nome, indirizzo, informazioni di contatto del richiedente e la descrizione del marchio.
• Un’immagine chiara o rappresentazione del tuo marchio, che può essere sotto forma di testo, un logo o una combinazione di entrambi.
• Un elenco dettagliato dei beni e servizi che il marchio coprirà, classificati secondo il Sistema di Classificazione di Nizza.
• Prova d’identità (se applicabile).
• Procura o autorizzazione (se applicabile).
• Dichiarazione di uso o intenzione di uso che specifica che stai attualmente usando o hai l’intenzione genuina di utilizzare il marchio in connessione ai beni o servizi specificati.
• Evidenze di uso precedente (se stai rivendicando la priorità basata su uso precedente).

Tutti i documenti presentati all’Ufficio Australiano dei Marchi devono essere in inglese. Se qualsiasi documento originale è in una lingua diversa dall’inglese, devi fornire una traduzione certificata del documento in inglese insieme al documento originale. 

7. Costi di registrazione del marchio in Australia

Il costo della registrazione del marchio in Australia tramite la piattaforma iPNOTE parte da $653, coprendo tutte le tasse ufficiali così come la preparazione dei documenti. Trova il miglior agente di marchi in Australia su iPNOTE.

8. Considerazioni finali

Un marchio potrebbe essere il tuo strumento di marketing più prezioso. L’Australia offre un sistema di registrazione di marchi efficiente e, con la giusta strategia di branding e mediante la registrazione di un marchio, proteggerai il tuo brand, il nome del tuo prodotto o servizio e aiuterai i clienti a distinguerti dai tuoi concorrenti. 

Oggi, soprattutto con la visibilità online, è più importante che mai consentire ai clienti di identificare la tua attività come fonte di un prodotto o servizio. Con un marchio registrato, puoi proteggere il tuo brand e la tua reputazione e le persone possono individuare e riconoscere la tua identità di marca unica in un mercato affollato.  

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