Di: Venita Yu – Wisely & Mansion Intellectual Property (Hong Kong) Limited, Cina
Siamo lieti di fornirvi una panoramica del sistema di registrazione dei marchi a Hong Kong. Speriamo che ciò vi aiuti a comprendere il concetto di base del sistema di protezione dei marchi in questa regione speciale.
Come centro finanziario e commerciale internazionale e una delle città cosmopolite più importanti dell’Asia, e essendo una Regione Amministrativa Speciale della Cina, Hong Kong rappresenta la finestra sulla Cina continentale. Nel quadro dell’istituzione politica “un paese, due sistemi”, Hong Kong dispone di un sistema indipendente di marchi diverso dalla Cina continentale. Di conseguenza, proteggere un marchio a Hong Kong è di grande importanza (leggi anche un articolo sulla registrazione dei marchi in Cina)
Contenuti
1. Cosa può essere registrato come marchio a Hong Kong?
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio a Hong Kong?
3. Il processo di registrazione di un marchio a Hong Kong
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio a Hong Kong
5. Processo di opposizione di marca a Hong Kong
6. Costi di registrazione dei marchi a Hong Kong
1. Cosa può essere registrato come marchio a Hong Kong?
Un segno che distingua i beni e i servizi di un commerciante da quelli di altri può essere registrato come marchio. Tipicamente, un marchio può essere parole (inclusi nomi personali), indicazioni, disegni, lettere, caratteri, numeri, elementi figurativi, colori, suoni, odori, la forma dei beni o del loro imballaggio, o una qualsiasi combinazione di questi. Un segno deve essere rappresentabile graficamente per essere registrato come marchio.
La classificazione si basa sulla Classificazione Internazionale delle Merci e dei Servizi, e sono accettabili le domande di marchio in più classi a Hong Kong.
2. Perché può essere rifiutata la registrazione di un marchio a Hong Kong?
Un marchio può essere rifiutato per motivi assoluti e/o relativi.
Per i motivi assoluti, i più probabili sono:
- Un marchio è privo di qualsiasi carattere distintivo
- Un marchio consiste esclusivamente in un segno che può servire, nel commercio, per designare il genere, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, l’origine geografica, il tempo di produzione delle merci o di erogazione dei servizi, o altre caratteristiche delle merci o dei servizi
- Un marchio consiste esclusivamente in segni diventati usuali nel linguaggio corrente o nelle pratiche oneste e stabilite del commercio.
- Un marchio, in relazione alle merci, se consiste esclusivamente nella forma che risulta dalla natura stessa delle merci, dalla forma delle merci necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che conferisce un valore sostanziale alle merci.
- Un marchio è contrario ai principi morali accettati o è suscettibile di ingannare il pubblico.
- Il suo uso è proibito a Hong Kong in virtù di qualsiasi legge, o la domanda di registrazione del marchio è presentata in mala fede.
- Un marchio consiste in o contiene la bandiera/nazionale/anale/emblema o il suo disegno;
Se l’obiezione è sollevata per i motivi da 1 a 3 nella lista sopra, la domanda di marchio può essere accettata se il richiedente dimostra, a soddisfazione del Registratore, che, prima della data della domanda di registrazione, il marchio ha di fatto acquisito un carattere distintivo come risultato dell’uso del marchio sui beni/servizi per i quali è richiesta la registrazione ad Hong Kong. Il Registratore considererà la quantità e la durata dell’uso. Non c’è un periodo fisso di utilizzo, anche se cinque anni sono un utile riferimento.
Per i motivi relativi, i più probabili sono:
- Un marchio è identico/simile a un marchio precedente, e i beni o i servizi per cui si fa domanda di registrazione sono identici/simili a quelli per cui il marchio precedente è protetto, e l’uso del marchio in relazione a tali beni o servizi è suscettibile di causare confusione da parte del pubblico.
- In caso di opposizione, un marchio non potrebbe essere registrato se:
- Il marchio precedente è titolato a protezione secondo la Convenzione di Parigi come marchio noto.
- L’uso del marchio successivo senza giusto motivo approfitterebbe ingiustamente del carattere distintivo o della reputazione del marchio precedente, o ne sarebbe dannoso.
- In virtù di una regola di legge che protegge un marchio non registrato o altro segno usato nel corso del commercio (in particolare, in virtù della legge sul passaggio di proprietà).
- In virtù di un diritto precedente, in particolare, in virtù della legge sul copyright o sui disegni registrati.
L’uso onesto e concorrente del marchio e del marchio precedente per un lungo periodo di tempo, o una lettera di consenso emessa dal titolare del marchio precedente, potrebbe risolvere l’obiezione per motivo relativo. Se il Registratore ritiene che il richiedente non sta utilizzando o non intende utilizzare il marchio sui beni/servizi per i quali è fatta la domanda, può essere sollevata un’obiezione. Se il Registratore scopre su Internet che il marchio è di proprietà di un’altra parte, può essere sollevata un’obiezione.
3. Il processo di registrazione di un marchio a Hong Kong
Procedura: Deposito della Domanda – Controllo delle Mancanze – Esame Sostanziale – Pubblicazione per Opposizione (3 mesi) – Registrazione
Se non vi sono carenze nella domanda e nessuna obiezione alla domanda di marchio, l’intero processo di domanda potrebbe durare anche solo 6 mesi dalla ricezione della domanda alla registrazione.
La registrazione del marchio è valida per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione e può essere rinnovata ogni 10 anni dalla data di scadenza dell’ultimo registro.
4. Documenti necessari per la registrazione di un marchio a Hong Kong
Per presentare una nuova domanda, sono necessarie le seguenti informazioni:
- Il nome completo e l’indirizzo del richiedente. Se il nome del richiedente non è in lettere romane o in cinese, deve essere fornita una traslitterazione in lettere romane, come XXX KABUSHIKI KAISHA, XXX JOOSIKHOISA. Il nome in inglese può essere incluso tra parentesi dopo il nome traslitterato, ad es. XX KABUSHIKI KAISHA (XXX Corporation).
- Tipo di richiedente, cioè individuo, incorporato o non incorporato. Se il richiedente è una società a responsabilità limitata, il tipo di richiedente è incorporato.
- Paese/Territorio/Area di incorporazione. Se il richiedente è incorporato negli Stati Uniti, fornire lo stato di incorporazione.
- Presentazione chiara del marchio (meglio in formato JPG).
- Classe(i) e elenco di beni o servizi:
- Sulla base della Classificazione di Nizza.
- Oltre agli elementi specifici, sono accettabili anche le intestazioni delle classi.
- Non vi è limite per il numero di elementi in ciascuna classe.
- Se viene rivendicato il diritto di priorità, devono essere forniti i dettagli della priorità della Convenzione, cioè la data della priorità, il paese della priorità e il numero della domanda precedente.
È possibile presentare una serie di marchi con due a quattro marchi che si assomigliano per quanto riguarda i loro aspetti materiali e differiscono solo per questioni di carattere non distintivo che non influiscono sostanzialmente sull’identità del marchio, come il Marchio A è un marchio a colori e il Marchio B è un marchio in bianco e nero.
5. Processo di opposizione di marca a Hong Kong
Prima fase: Presentazione dell’Avviso di Opposizione da parte dell’opponente / Controricevimento da parte del richiedente
- L’opponente presenta la sua domanda tramite l’Avviso di Opposizione e i Motivi di Opposizione entro 3 mesi dalla data di pubblicazione o prima della scadenza prorogata. La proroga è concessa solo in circostanze specifiche.
- Il richiedente presenta un Controricevimento entro 3 mesi dalla data in cui riceve la copia della domanda e della dichiarazione delle motivazioni. Se il richiedente non presenta un controricevimento entro tale termine, la domanda sarà ritirata.
Seconda Fase: Presentazione delle Prove da parte di ciascuna parte
- L’opponente presenta prove mediante dichiarazione giurata o affidamento a sostegno dei motivi indicati nella sua domanda, entro 6 mesi dalla data in cui riceve la copia del controricevimento dal titolare.
- Il richiedente presenta prove mediante dichiarazione giurata o affidamento a sostegno dei motivi indicati nella sua domanda, entro 6 mesi dalla data in cui riceve le prove dall’opponente.
Terza Fase: Audizione
- Il Registratore, di propria iniziativa, fisserà una data, un orario e un luogo per l’udienza e darà notifica dell’udienza alle parti. Generalmente, un’udienza può essere programmata oltre un anno.
6. Costi di registrazione dei marchi a Hong Kong
Tariffe ufficiali per la registrazione di marchi a Hong Kong:
| Presentazione di una domanda | |
| a) per la prima classe | 2.000 HKD |
| b) per ogni classe aggiuntiva | 1.000 HKD |
| Rinnovo di una registrazione di marchio | |
| a) per la prima classe | 2.670 HKD |
| b) per ogni classe aggiuntiva | 1.340 HKD |
Il costo della registrazione di marca a Hong Kong tramite la piattaforma iPNOTE parte da 450$, che include tutte le tasse governative e la preparazione dei documenti. Trova il miglior avvocato specializzato in brevetti a Hong Kong su iPNOTE.
7. Link utili
- Usa la Classificazione di Nizza per determinare le classi e i beni di cui hai bisogno. Nota: a Hong Kong, sono accettabili sia le intestazioni delle classi che gli elementi specifici, e non ci sono limiti al numero degli elementi in ogni classe.
- Effettua una ricerca di marchi per vedere quali marchi sono già stati registrati.
- Consulta l’Ordinanza sui marchi per un processo dettagliato di registrazione dei marchi a Hong Kong.
- Consulta le Regole sui marchi per trovare le regole sulla registrazione dei marchi a Hong Kong.
- Visita il Dipartimento di Proprietà Intellettuale di Hong Kong per trovare informazioni sulla registrazione della PI a Hong Kong.
8. Riflessioni finali
Il costo della registrazione è limitato, ma i rischi di non registrare sono illimitati. Se il mercato di Hong Kong è molto importante per i prodotti di un marchio, registrare un marchio potrebbe proteggere i diritti del marchio a livello regionale. Se registrare un marchio a Hong Kong e come proteggere il marchio dipende dalle esigenze individuali e dalle diverse circostanze.
Si prega di notare che la pratica dei marchi potrebbe cambiare in risposta alle esigenze politiche. Tutte le informazioni devono essere soggette all’Ordinanza sui marchi e alle pubblicazioni del Dipartimento di Proprietà Intellettuale di Hong Kong.
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Hai domande sulla registrazione dei marchi a Hong Kong? Contatta Wisely & Mansion Intellectual Property (Hong Kong) Limited tramite iPNOTE.
