Aspectos clave a considerar sobre el registro de marcas antes de comenzar:
- Una marca otorga el derecho monopolístico de vender productos o servicios bajo una denominación específica (por ejemplo, una palabra, logotipo, símbolo, eslogan, etiqueta, etc.).
- Una marca se registra en relación a una lista específica de bienes y servicios que están o estarán marcados con esta denominación.
- El plazo efectivo de una marca es ilimitado y está sujeto a renovación cada 10 años.
- Para que se registre una marca, debe ser distintiva (no referirse directamente a los bienes fabricados o sus características ni consistir sólo en letras consonantes o números, símbolos comunes o términos), y no debe ser falsa ni inmoral.
- Una marca se registra para cada país por separado, y debe ser única entre otras marcas y señales utilizadas en este país.
- En muchos países, el derecho a una marca puede terminarse prematuramente si el propietario del derecho no la utiliza durante 3 años.
- Como regla general, el propietario de una marca sólo puede ser una entidad empresarial, es decir, una empresa o un empresario individual.
- En la mayoría de los países, los solicitantes extranjeros solo pueden solicitar el registro de una marca a través de abogados de patentes certificados en ese país.
La presentación oportuna de una solicitud de marca ayuda a prevenir que terceros la registren, lo cual es un tema crítico para las empresas en desarrollo.
- El paso más importante en el proceso de solicitud es seleccionar las clases del ICGS, así como los bienes y servicios para los cuales se planea el registro. Hay 45 clases, cada una listando un gran número de bienes y servicios. El número de clases del ICGS y el número de bienes determinan directamente el costo de registro (tarifas y servicios de abogados), por lo que vale la pena elegir solo aquellos bienes y servicios que realmente se producirán bajo esta marca.
- La lista de bienes y servicios es ligeramente diferente para cada país, pero siempre está sujeta a la Clasificación Internacional, que se puede encontrar en el Gestor de Bienes y Servicios.
- Antes de presentar una solicitud de marca, se recomienda realizar una búsqueda de protegibilidad para asegurarse de que no haya obstáculos. Sin embargo, el costo de la búsqueda de protegibilidad a menudo puede exceder el costo de la aplicación en sí, lo que reduce su utilidad. Si quieres ahorrar dinero, puedes usar la Base de Datos de Marcas Globales para realizar la búsqueda por ti mismo.
- Es importante solicitar el formato de la marca (una palabra, imagen o una combinación de ellas) que se utilizará en actividades reales, de lo contrario, la marca puede ser impugnada.
- En algunos países, como Estados Unidos, una solicitud de marca solo puede presentarse si ya está en uso en ese país o si existe la intención de usarla. En este último caso, es necesario proporcionar una prueba de uso después de unos 6 meses o prorrogar el período pagando tarifas adicionales.
- El costo de presentar una solicitud para el registro de una marca varía en diferentes países y generalmente se encuentra en el rango de $250 a $1500 por clase del ICGS. En la mayoría de los casos, presentar una solicitud es un procedimiento formal, por lo que no hay una necesidad particular de elegir abogados costosos.
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El sistema de Madrid para el registro de marcas merece una mención especial:
- El Sistema Internacional de Registro de Marcas de Madrid te permite solicitar el registro de marcas en 128 países en todo el mundo.
- No siempre es más barato que el registro directo en cada país individual; en la mayoría de los casos, se elige por conveniencia, ya que no es necesario trabajar con una gran cantidad de abogados en diferentes países para enviar la solicitud.
- La solicitud de Madrid requiere una solicitud básica en el país de residencia. La solicitud de Madrid sigue a la aplicación básica durante 5 años, lo que significa que si la solicitud básica es denegada o impugnada, la solicitud de Madrid también se cancelará.
- Puedes calcular el costo de la Solicitud de Tarifas de Madrid usando el Calculador de Tarifas de Madrid. Luego, tiene sentido comparar el cálculo con el costo directo de presentación en diferentes países.
- La solicitud de Madrid también es ventajosa porque, en caso de una decisión positiva sobre el registro, no es necesario pagar tarifas adicionales por el registro y emisión de una marca, como en el caso de un registro directo.
- Sin embargo, a menudo es necesario comunicarse con abogados de patentes locales en caso de solicitudes de exámenes, en cuyo caso el costo de los servicios puede ser mayor que si la solicitud se hubiera presentado originalmente a través de un abogado local.
Examen, otorgamiento y renovaciones:
- En algunos países o regiones (por ejemplo, en Europa), el examen es formal, es decir, la oficina de patentes no verifica marcas competidoras y publica la decisión de registro después del examen formal. El período de tiempo después del examen formal suele ser de 3-6 meses, durante los cuales cualquier parte interesada puede presentar una oposición contra el registro de la marca en cuestión. Este enfoque reduce el período de examen y el costo de registro de la marca.
- En los Estados Unidos, por ejemplo, las marcas registradas bajo el sistema de Madrid pueden ser objeto de una auditoría, en cuyo caso se requerirá prueba de uso para los dos bienes o servicios especificados por el auditor. Si no hay evidencia, dichos artículos tendrán que ser eliminados de la solicitud y tendrás que pagar una multa de $250 por cada artículo, y proporcionar evidencia para todos los demás, etc. Podrías terminar pagando varios miles o incluso decenas de miles de dólares en multas.
- En el caso de solicitudes de peritaje sobre marcas competidoras, es muy importante preparar una respuesta de acuerdo con la interpretación local de la similitud de marcas, por lo que es importante elegir un abogado de marcas experimentado y responsable para este trabajo.
- La emisión de una marca a menudo implica simplemente el pago de tarifas y, a veces, se puede obtener un certificado electrónico en solo un par de minutos. Por lo tanto, en esta etapa tiene sentido analizar el costo de los servicios de un abogado actual, generalmente no debería exceder unos pocos cientos de dólares.
- Después del registro, es necesario pagar una tarifa de renovación de la marca después de 10 años desde la fecha de presentación, para que la marca sea válida por otros 10 años. Es más fácil y económico externalizar esta función a servicios especializados.
Registrar una marca es un procedimiento mucho más simple que, por ejemplo, registrar una patente para una invención, pero tiene sus propias especificidades en cada país y en cada etapa. Lo más importante es la puntualidad y precisión de las acciones con el mínimo costo, ya que la estrategia empresarial (mercados objetivos, bienes fabricados, diseño o nombre mismo) puede cambiar rápidamente, por lo que es probable que el procedimiento se lleve a cabo más de una vez.
