Por Patricio González, NEREO LEGAL
El sistema de oposición de marcas en México representa un desarrollo significativo en el panorama de la propiedad intelectual del país. Históricamente, México no contaba con un procedimiento de oposición, lo que permitía un proceso de registro de marcas más ágil, aunque algo vulnerable. Esta falta de un mecanismo dejó espacio para posibles conflictos y abusos en los procedimientos de marcas, ya que las partes interesadas tenían recursos limitados para impugnar solicitudes pendientes antes de que fueran concedidas.
Reconociendo la necesidad de un sistema más robusto que alineara a México con las prácticas internacionales y proporcionara una mayor protección a los propietarios de marcas, se introdujo un procedimiento de oposición en 2016. Esta enmienda proporcionó a las autoridades información relevante para ayudar a conceder o denegar una solicitud de marca.
Contenidos
3. Impacto de la Oposición Exitosa en Acciones Futuras
4. Consideraciones Estratégicas
5. Mejores Prácticas para la Oposición de Marcas
1. Marco Legal Actual
Tras la introducción de la figura de oposición en el sistema de propiedad intelectual mexicano en 2016, se promulgó una nueva ley en julio de 2020 (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial) debido a los numerosos cambios implementados para cumplir con el T-MEC. Bajo esta nueva legislación, el procedimiento de oposición se establece de la siguiente manera:
Todas las solicitudes de marcas deben publicarse en el Diario Electrónico de Propiedad Industrial dentro de los diez días hábiles siguientes a su fecha de presentación. El Diario se publica diariamente.
Cualquier tercero (oponente) que considere que una solicitud infringe su marca o derechos anteriores tendrá un mes a partir de la fecha de publicación en el Diario para presentar una oposición. Se puede presentar cualquier tipo de evidencia (excepto evidencia confesional y testimonial) con la oposición. La Oficina Mexicana de Marcas (OMM) puede tener en cuenta las inscripciones y argumentos previos del oponente, pero no está obligado a hacerlo. Esto significa que, como resultado de este procedimiento de “oposición ligera”, el OMM puede citar las inscripciones del oponente como marcas anteriores en una acción de examen sustantivo regular, pero también podría conceder un registro al solicitante e ignorar la oposición.
Después del plazo de un mes para las oposiciones, la OMM iniciará su análisis de la solicitud (examen formal y sustantivo). Si emite algún requerimiento formal, o si encuentra algún motivo de rechazo, lo comunicará al solicitante, junto con cualquier oposición presentada por un tercero, otorgando un plazo de dos meses para presentar cualquier respuesta a los requerimientos ya la oposición.
Si el solicitante no cumple con un requerimiento formal o no presenta una respuesta al rechazo provisional o a la oposición, el procedimiento de solicitud se considerará abandonado.
Una vez transcurrido el plazo de dos meses y procesadas todas las pruebas, la OMM convocará a las partes del procedimiento (solicitante y oponente) para formular sus alegatos finales, otorgando un plazo de cinco días para este propósito.
Después de este período, la OMM procederá a emitir la resolución final, informando la decisión tanto al solicitante como al oponente.
2. Motivos de Oposición de Marcas en México
La legislación mexicana actual establece que cualquier tercero con un 'interés' tiene legitimación para presentar una oposición. Sin embargo, esta redacción amplia se ha interpretado para significar que alguien tiene una solicitud de marca en curso, un registro de marca que podría verse afectado por la solicitud, o en algunos casos, cualquier persona que podría ser perjudicada por la concesión de una marca genérica o descriptiva.
Otro hecho importante a tener en cuenta es que la ley mexicana no establece, de manera restrictiva, los motivos de oposición de marcas en México que cualquier parte interesada podría elaborar. Sin embargo, una disposición adicional en la ley establece que cualquier oponente que no prevalezca en un procedimiento de oposición no puede presentar una acción de cancelación sobre los mismos motivos argumentados en la oposición. Esta regla especial convierte la presentación de una oposición en un asunto muy delicado, complejo y estratégico que debe ser evaluado cuidadosamente.
3. Impacto de la Oposición Exitosa en Acciones Futuras
Si la oposición tiene éxito y se niega el registro de la marca, el solicitante tendrá el camino regular para impugnar la decisión presentando una revisión ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (y un procedimiento de revisión judicial después de eso).
Por el contrario, si la oposición no tiene éxito y se concede el registro de la marca, el oponente enfrentará una situación especial debido a la regla especial mencionada anteriormente. El oponente aún puede presentar una acción de cancelación contra el registro de la marca, pero no puede basarse en los mismos argumentos que se utilizaron en la oposición. Más específicamente, en lugar de referirse a motivos de oposición, la ley mexicana establece que la acción de cancelación no puede proceder si contiene los mismos argumentos y pruebas utilizados en la oposición.
4. Consideraciones Estratégicas para la Oposición de Marcas en México
A la luz de lo anterior, se puede concluir que la presentación de una oposición de marca en México implica una decisión muy estratégica y reflexiva que debe evaluar no solo la solidez de los motivos, argumentos y pruebas disponibles, sino también incluir un análisis exhaustivo de cualquier disputa futura que pueda surgir.
Dada la naturaleza compacta y administrativa del procedimiento de marcas, si el caso es complejo, un titular de derechos podría estar mejor protegido esperando a que se conceda la marca en conflicto y presentando una acción de cancelación en una vía de litigio formal (incluso si esta primera etapa también se sustancia ante la Oficina Mexicana de Marcas).
Por el contrario, si el asunto en cuestión es más sencillo, involucrando similitud confusa o incluso competencia desleal o presentación de mala fe, un propietario de derechos debería optar por presentar la oposición y detener la posible concesión de derechos conflictivos.
5. Mejores Prácticas para la Oposición de Marcas en México
Como se mencionó anteriormente, la presentación de una oposición contra el registro de una marca debe implicar una evaluación completa y detallada de las marcas y otros derechos relacionados del titular, como diseños o derechos de autor, junto con una cuidadosa evaluación del portafolio del solicitante y cualquier uso previo que pueda tener. Los propietarios de marcas no deben decidir apresuradamente oponerse a cualquier solicitud de marca si eso podría impedir la oportunidad de preparar (en un plazo más amplio en comparación con el plazo de un mes para la oposición) y acceder a una acción de cancelación más robusta.
6. Conclusión
El sistema de oposición de marcas en México presenta tanto oportunidades como desafíos para los titulares de derechos. La decisión estratégica de presentar una oposición debe tomarse con una cuidadosa consideración de las fortalezas y debilidades del caso, el impacto potencial en acciones legales futuras y las especificidades de la ley de marcas mexicanas.
Dadas las limitaciones procesales y la posible exclusión de presentar una acción de cancelación sobre los mismos motivos, es crucial que los propietarios de marcas realicen una evaluación exhaustiva antes de decidir oponerse a una solicitud. Esto incluye evaluar la solidez de sus propios derechos, la probabilidad de éxito en la oposición y los posibles beneficios de optar por una acción de cancelación si la oposición no tiene éxito.
En última instancia, un proceso de toma de decisiones bien informado que considere tanto las implicaciones inmediatas como las a largo plazo ayudará a los propietarios de marcas a proteger eficazmente sus derechos en el panorama dinámico de la ley de propiedad intelectual mexicana. Al reflexionar sobre consideraciones estratégicas, los titulares de derechos pueden navegar el proceso de oposición con mayor confianza y lograr resultados favorables.
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