Por: Venita Yu – Wisely & Mansion Intellectual Property (Hong Kong) Limited, China
Es un placer ofrecerles un resumen del sistema de registro de marcas en Hong Kong. Esperamos que esto les ayude a comprender el concepto básico del sistema de protección de marcas en esta región especial.
Como un centro financiero y comercial internacional, y una de las ciudades cosmopolitas más destacadas de Asia, siendo además una Región Administrativa Especial de China, Hong Kong es la ventana de China Continental. Bajo la institución política “un país, dos sistemas”, Hong Kong posee un sistema de marcas independiente del de China Continental. Por lo tanto, proteger una marca en Hong Kong es de gran importancia (lea también un artículo sobre registro de marcas en China)
Contenidos
1. ¿Qué se puede registrar como marca en Hong Kong?
2. ¿Por qué se puede denegar el registro de una marca en Hong Kong?
3. El proceso de registro de marca en Hong Kong
4. Documentos requeridos para el registro de una marca en Hong Kong
5. Proceso de oposición de marca en Hong Kong
6. Costos de registro de marca en Hong Kong
1. ¿Qué se puede registrar como marca en Hong Kong?
Un signo que distinga los bienes y servicios de un comerciante de los de otros puede registrarse como marca. Típicamente, una marca puede ser palabras (incluyendo nombres personales), indicaciones, diseños, letras, caracteres, numeraciones, elementos figurativos, colores, sonidos, olores, la forma de los bienes o su embalaje, o cualquier combinación de estos. Un signo debe ser capaz de representarse gráficamente para registrarse como marca.
La clasificación se basa en la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios, y se aceptan solicitudes de marca de múltiples clases en Hong Kong.
2. ¿Por qué se puede denegar el registro de una marca en Hong Kong?
Se puede rechazar el registro de una marca por fundamentos absolutos y/o relativos.
Los fundamentos absolutos incluyen generalmente las siguientes razones:
- Una marca carece de carácter distintivo
- Una marca consiste exclusivamente en un signo que puede servir, en el comercio, para designar el tipo, calidad, cantidad, propósito, valor, origen geográfico, tiempo de producción de bienes o prestación de servicios, u otras características de bienes o servicios.
- Una marca consiste exclusivamente en signos que se han vuelto usuales en el lenguaje corriente o en las prácticas honestas y establecidas del comercio.
- Una marca en relación con bienes si consiste exclusivamente en la forma que resulta de la naturaleza de los bienes mismos, la forma de bienes que es necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da valor sustancial a los bienes.
- Una marca es contraria a los principios morales aceptados o es probable que engañe al público.
- Su uso está prohibido en Hong Kong bajo o en virtud de cualquier ley, o la solicitud de registro de la marca se realiza de mala fe.
- Una marca consiste en o contiene la bandera/himno/emblema nacional/regional o su diseño;
Si la objeción se plantea por razones del 1 al 3 de la lista anterior, la solicitud de marca puede ser aceptada si el solicitante establece, a satisfacción del Registrador, que, antes de la fecha de la solicitud de registro, la marca ha adquirido de hecho un carácter distintivo como resultado del uso hecho de la marca en los bienes/servicios solicitados en Hong Kong. El Registrador considerará la cantidad y duración del uso. Aunque cinco años es un punto de referencia útil, no hay un período de uso fijo.
Los fundamentos relativos incluyen generalmente las siguientes razones:
- Una marca es idéntica/similar a una marca anterior, y los bienes o servicios para los que se realiza la solicitud de registro son idénticos/similares a aquellos para los que la marca anterior está protegida, y el uso de la marca en relación con esos bienes o servicios es probable que cause confusión en el público.
- En caso de que se presente una oposición, una marca no podría registrarse si:
- La marca anterior tiene derecho a protección bajo la Convención de París como una marca bien conocida.
- El uso de la marca posterior sin causa justa tomaría ventaja injusta de, o sería perjudicial para, el carácter distintivo o la reputación de la marca anterior.
- En virtud de cualquier norma legal que proteja una marca no registrada u otro signo utilizado en el curso del comercio o negocio (en particular, en virtud de la ley de passing off).
- En virtud de un derecho anterior, en particular, en virtud de la ley de derechos de autor o diseños registrados.
El uso honesto y concurrente de la marca y la marca anterior durante un largo periodo de tiempo, o una carta de consentimiento emitida por la marca anterior, podría resolver la objeción por fundamentos relativos. Si el Registrador cree que el solicitante no está usando o no tiene la intención de usar la marca en los bienes/servicios solicitados, se puede plantear una objeción. Si el Registrador encuentra en internet que la marca pertenece a otra parte, se puede plantear una objeción.
3. El proceso de registro de marca en Hong Kong
Procedimiento: Solicitud de Presentación – Verificación de Deficiencias – Examen Sustantivo – Publicación para Oposición (3 meses) – Registro
Si no hay deficiencias en la solicitud y no hay objeciones a la solicitud de marca, todo el proceso de solicitud podría tomar tan solo 6 meses desde la recepción de la solicitud hasta el registro.
La inscripción de la marca es válida por un periodo de 10 años desde la fecha de registro y puede ser renovada cada 10 años desde la fecha de expiración del último registro.
4. Documentos requeridos para el registro de una marca en Hong Kong
Para presentar una nueva solicitud, se requiere la siguiente información:
- El nombre completo y la dirección del solicitante. Si el nombre del solicitante no está en letras romanas o en chino, se debe proporcionar una transliteración en letras romanas, como XXX KABUSHIKI KAISHA, XXX JOOSIKHOISA. El nombre en inglés podría incluirse en un paréntesis después del nombre de transliteración, p. ej. XX KABUSHIKI KAISHA (XXX Corporation).
- Tipo de solicitante, es decir, individual, incorporado o no incorporado. Si el solicitante es una empresa limitada, el tipo de solicitante es incorporado.
- País/Territorio/Área de incorporación. Si el solicitante está incorporado en los Estados Unidos, por favor proporcione el estado de incorporación.
- Presentación clara de la marca (mejor en formato JPG).
- Clase(s) y lista de bienes o servicios:
- Según la Clasificación de Niza.
- Además de los elementos específicos, también son aceptables los encabezamientos de las clases.
- No hay limitación para el número de elementos en cada clase.
- Si se reclama el derecho de prioridad, se deben proporcionar los detalles de prioridad de la Convención, es decir, fecha de prioridad, país de prioridad y número de solicitud previa.
Es posible presentar una serie de marcas con dos a cuatro marcas que se parecen entre sí en cuanto a sus particularidades materiales y difieren solo en cuestiones de carácter no distintivo que no afectan sustancialmente la identidad de la marca, como por ejemplo, la Marca A es una marca de color y la Marca B es una marca en blanco y negro.
5. Proceso de oposición de marca en Hong Kong
Primera etapa: Presentación de la Notificación de Oposición por parte del opositor/Declaración Contraria por parte del solicitante
- El opositor realiza su solicitud mediante la Notificación de Oposición y los Motivos de Oposición dentro de los 3 meses desde la fecha de publicación o antes de la fecha límite extendida. La extensión se concede solo en circunstancias específicas.
- El solicitante presenta una Declaración Contraria dentro de los 3 meses después de la fecha en que recibe una copia de la solicitud y la declaración de motivos. Si el solicitante no presenta una declaración contraria dentro de ese tiempo, la solicitud será retirada.
Segunda etapa: Presentación de pruebas por cada parte
- El opositor presenta pruebas en forma de declaración jurada o afidávit en apoyo de los motivos indicados en su solicitud, dentro de los 6 meses después de la fecha en que recibe una copia de la declaración contraria del propietario.
- El solicitante presenta pruebas en forma de declaración jurada o afidávit en apoyo de los motivos indicados en su solicitud, dentro de los 6 meses después de la fecha en que recibe pruebas del opositor.
Tercera etapa: Audiencia
- El Registrador, por iniciativa propia, fijará una fecha, hora y lugar para la audiencia y notificará la audiencia a las partes. Generalmente, se puede programar una audiencia por más de un año.
6. Costos de registro de marca en Hong Kong
Tasas oficiales de registro de marcas en Hong Kong:
| Presentación de una solicitud | |
| a) para la primera clase | 2,000 HKD |
| b) por cada clase adicional | 1,000 HKD |
| Renovación de un registro de marca | |
| a) para la primera clase | 2,670 HKD |
| b) por cada clase adicional | 1,340 HKD |
El costo de registro de marca en Hong Kong a través de la plataforma iPNOTE comienza desde $450, lo que incluye todas las tarifas gubernamentales y la preparación de documentos. Encuentre al mejor abogado de patentes en Hong Kong en iPNOTE.
7. Enlaces útiles
- Utilice la Clasificación de Niza para determinar las clases y bienes que necesita. Nota: en Hong Kong, tanto el encabezamiento de la clase como los artículos específicos son aceptables, y no hay límite para el número de artículos en cada clase.
- Realice una búsqueda de Marca para ver qué marcas ya han sido registradas.
- Consulte la Ordenanza de Marcas para un proceso detallado de registro de marcas en Hong Kong.
- Consulte el Reglamento de Marcas para encontrar las normas de registro de marcas en Hong Kong.
- Visite el Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong para encontrar información sobre el registro de PI en Hong Kong.
8. Reflexiones finales
El coste del registro es limitado, pero los riesgos de no registrarse son ilimitados. Si el mercado de Hong Kong es muy importante para los productos bajo una marca, registrar una marca podría proteger los derechos de marca a nivel regional. Si se registra una marca en Hong Kong y cómo proteger la marca depende de las necesidades individuales y las diferentes circunstancias.
Tengan en cuenta que la práctica de marcas puede cambiar en respuesta a las necesidades políticas. Toda la información debería estar sujeta a la Ordenanza de Marcas y a la publicación del Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong.
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¿Tiene preguntas sobre el registro de marcas en Hong Kong? Contacte a Wisely & Mansion Intellectual Property (Hong Kong) Limited vía iPNOTE.
