Por Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
O sistema de oposição de marcas no México representa um avanço significativo no cenário de propriedade intelectual do país. Historicamente, o México não possuía um procedimento de oposição, o que tornava o registro de marcas mais simples, mas também vulnerável a conflitos e abusos. Essa lacuna permitia que partes interessadas tivessem poucas opções para contestar pedidos pendentes antes de serem aprovados.
Reconhecendo a necessidade de um sistema mais robusto que alinhasse o México às práticas internacionais e oferecesse maior proteção aos proprietários de marcas, um procedimento de oposição foi introduzido em 2016. Essa mudança forneceu às autoridades informações relevantes para ajudar na concessão ou recusa de um pedido de registro de marca.
Conteúdo
3. Impacto da Oposição Bem-Sucedida em Ações Futuras
5. Melhores Práticas para Oposição de Marcas
1. Estrutura Legal Atual
Com a introdução da figura da oposição no sistema de PI mexicano em 2016, uma nova lei foi promulgada em julho de 2020 (Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial) devido às diversas mudanças implementadas para atender ao USMCA. De acordo com essa nova legislação, o procedimento de oposição foi estabelecido da seguinte forma:
Todos os pedidos de registro de marcas devem ser publicados na Gazeta Eletrônica de Propriedade Industrial dentro de dez dias úteis após a data de apresentação. A Gazeta é publicada diariamente.
Qualquer terceiro (oponente) que considere que um pedido infringe sua marca ou direitos anteriores terá um mês a partir da data de publicação na Gazeta para apresentar uma oposição. Qualquer tipo de prova (exceto provas confessionais e testemunhais) pode ser apresentada junto à oposição. O Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI) pode considerar os registros e argumentos anteriores do oponente, mas não é obrigado a fazê-lo. Isso significa que, como resultado desse procedimento de “oposição leve”, o IMPI pode citar os registros do oponente como marcas anteriores em uma ação de exame substantivo regular, mas também pode conceder o registro ao requerente e ignorar a oposição.
Após o prazo de um mês para oposições, o IMPI iniciará sua análise do pedido (exame formal e substantivo). Se emitir qualquer exigência formal ou encontrar motivos para recusa, comunicará isso ao requerente, juntamente com qualquer oposição apresentada por um terceiro, concedendo um prazo de dois meses para apresentar uma resposta às exigências e à oposição.
Se o requerente não cumprir uma exigência formal ou não apresentar uma resposta à recusa provisória ou à oposição, o pedido será considerado abandonado.
Uma vez passado o prazo de dois meses e processadas todas as provas, o IMPI convocará as partes do processo (requerente e oponente) para que apresentem suas alegações finais, concedendo um prazo de cinco dias para esse fim.
Após esse período, o IMPI emitirá a resolução final, informando a decisão tanto ao requerente quanto ao oponente.
2. Motivos para Oposição de Marcas no México
A legislação mexicana atual estabelece que qualquer terceiro com um “interesse” tem legitimidade para apresentar uma oposição. No entanto, essa redação ampla tem sido interpretada como alguém que possui um pedido de marca em andamento, um registro de marca que poderia ser afetado pelo pedido ou, em alguns casos, qualquer pessoa que possa ser prejudicada pela concessão de uma marca genérica ou descritiva. Confira também como registrar uma marca no México.
Outro ponto importante a ser considerado é que a lei mexicana não estabelece, de forma restritiva, os motivos para oposição que qualquer parte interessada poderia elaborar. No entanto, uma disposição adicional na lei estabelece que qualquer oponente que não prevalecer em um procedimento de oposição não pode apresentar uma ação de cancelamento com base nos mesmos motivos argumentados na oposição. Essa regra especial torna a apresentação de uma oposição uma questão delicada, complexa e estratégica que deve ser cuidadosamente avaliada.
3. Impacto da Oposição Bem-Sucedida em Ações Futuras
Se a oposição for bem-sucedida e o registro da marca for negado, o requerente terá o caminho regular para contestar a decisão, apresentando um recurso à Câmara Especializada em Propriedade Intelectual do Tribunal Administrativo Federal (e um processo de revisão judicial após isso).
Por outro lado, se a oposição não for frutífera e o registro da marca for concedido, o oponente enfrentará uma situação especial devido à regra mencionada anteriormente. O oponente ainda pode apresentar uma ação de cancelamento contra o registro da marca, mas não pode fundamentá-la nos mesmos argumentos utilizados na oposição. Mais especificamente, em vez de se referir a motivos de oposição, a lei mexicana estabelece que a ação de cancelamento não pode prosseguir se contiver os mesmos argumentos e provas utilizados na oposição.
4. Considerações Estratégicas para Oposição de Marcas no México
Diante do exposto, pode-se concluir que a apresentação de uma oposição de marca no México envolve uma decisão muito estratégica e cuidadosa, que deve avaliar não apenas a força dos motivos, argumentos e provas disponíveis, mas também incluir uma análise minuciosa de quaisquer disputas futuras que possam surgir.
Dada a natureza compacta e administrativa do procedimento de marca, se o caso for complexo, um titular de direitos pode estar melhor protegido aguardando a concessão da marca conflitante e apresentando uma ação de cancelamento em uma via de litígio formal (mesmo que essa primeira etapa também seja fundamentada perante o IMPI.
Por outro lado, se a questão em pauta for mais simples, envolvendo similaridade confusa ou até mesmo concorrência desleal ou má-fé, o proprietário dos direitos deve optar por apresentar a oposição e impedir a concessão potencial de direitos conflitantes.
5. Melhores Práticas para Oposição de Marcas no México
Como mencionado anteriormente, a apresentação de uma oposição contra o registro de uma marca deve envolver uma avaliação completa e detalhada das marcas e outros direitos relacionados do titular, como designs ou direitos autorais, juntamente com uma cuidadosa análise do portfólio do requerente e de qualquer uso anterior que possam ter. Os proprietários de marcas não devem decidir apressadamente opor-se a qualquer pedido de marca, pois isso pode impedir a oportunidade de se preparar (em um prazo mais longo em comparação com o prazo de um mês para oposição) e acessar uma ação de cancelamento mais robusta.
6. Conclusão
O sistema de oposição de marcas no México apresenta tanto oportunidades quanto desafios para os titulares de direitos. A decisão estratégica de apresentar uma oposição deve ser feita com cuidadosa consideração das forças e fraquezas do caso, do impacto potencial em ações legais futuras e das nuances específicas da legislação de marcas mexicana.
Dadas as restrições processuais e a possível impossibilidade de apresentar uma ação de cancelamento com base nos mesmos motivos, é crucial que os proprietários de marcas realizem uma avaliação minuciosa antes de decidir opor-se a um pedido. Isso inclui avaliar a força de seus próprios direitos, a probabilidade de sucesso na oposição e os possíveis benefícios de, alternativamente, buscar uma ação de cancelamento se a oposição não for bem-sucedida.
Em última análise, um processo de tomada de decisão bem-informado que considere tanto as implicações imediatas quanto as de longo prazo ajudará os proprietários de marcas a proteger efetivamente seus direitos no dinâmico cenário da legislação de propriedade intelectual mexicana. Ao ponderar considerações estratégicas, os titulares de direitos podem navegar pelo processo de oposição com maior confiança e alcançar resultados favoráveis.
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