Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, más de 2 millones de solicitudes de marca fueron presentadas en EE.UU. en 2021, posicionándolo como una de las jurisdicciones más activas a nivel mundial en cuanto a registro de marcas. Registrar una marca en Estados Unidos es fundamental ya que proporciona derechos exclusivos al propietario y actúa como un activo crucial para los negocios.
Este artículo te guiará a través del proceso de registro de marca en EE.UU., incluyendo los requisitos, el proceso de búsqueda y el procedimiento de solicitud.
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1. ¿Qué se puede registrar como marca en EE.UU.?
2. ¿Por qué te pueden negar el registro de una marca en EE.UU.?
3. Proceso de registro de marcas en EE.UU.
4. Documentos necesarios para el registro de una marca en EE.UU.
5. Proceso de oposición de marcas en EE.UU.
6. Costos del registro de marcas en EE.UU.
1. ¿Qué se puede registrar como marca en EE.UU.?
¿Qué es una marca? La definición de marca es la siguiente: es una palabra, frase, símbolo, diseño, o una combinación de estos elementos, que se utiliza para identificar y distinguir los productos o servicios de una persona o empresa de los de otras.
La marca también debe ser distintiva y no meramente descriptiva de los productos o servicios. Adicionalmente, la marca no debe ser confusamente similar a una marca ya en uso por otra parte.
Puedes registrar los siguientes tipos de marcas en EE.UU.:
- marcas de palabra;
- marcas de color;
- marcas 3D;
- marcas combinadas;
- marcas de servicio;
- marcas colectivas;
- marcas de certificación;
- marcas sonoras;
- marcas olfativas;
- marcas de sabor;
- hologramas;
- etc.
En Estados Unidos, es crucial clasificar correctamente los bienes y servicios asociados con tu marca de acuerdo con la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios. Esto asegura que tu solicitud se adhiera a los estándares internacionales y ofrezca suficiente protección para tu marca.
Además, puedes presentar una solicitud de marca multi-clase en EE.UU. Esto te permite registrar una única marca para múltiples clases relacionadas de bienes o servicios, pero debes pagar una tarifa adicional por cada clase adicional.
2. ¿Por qué te pueden negar el registro de una marca en EE.UU.?
El registro de marcas en EE.UU. puede ser rechazado basándose en motivos absolutos y relativos. Los motivos absolutos involucran criterios objetivos y pueden rechazar marcas que estén prohibidas, sean escandalosas, ofensivas o que puedan perjudicar los intereses nacionales o la seguridad. Por otro lado, los motivos relativos evalúan la posibilidad de confusión con marcas existentes.
Motivos absolutos de rechazo incluyen situaciones en las que la marca:
- incluye contenido inmoral, engañoso, escandaloso, o contenido que pueda ofender o desprestigiar a personas, instituciones, creencias, o símbolos nacionales;
- contiene una indicación geográfica que identifica una ubicación que no es el origen del vino o espíritu;
- es puramente descriptiva, engañosamente descriptiva, o primariamente geográficamente descriptiva de los productos o servicios, o es principalmente un apellido;
- consiste en materia funcional.
Una marca en EE.UU. no puede ser registrada por motivos relativos si:
- es demasiado similar a una marca previamente registrada en la USPTO;
- una marca similar o nombre comercial fue previamente utilizado en EE.UU. y no ha sido abandonado,
- puede causar confusión o engañar a las personas cuando se use en conexión con los productos del solicitante.
3. Proceso de registro de marcas en EE.UU.
Antes de presentar una solicitud de marca, es esencial realizar una búsqueda de marcas para asegurarse de que otra empresa no esté ya utilizando la marca propuesta. La USPTO proporciona una base de datos en línea, el Sistema de Búsqueda Electrónica de Marcas (TESS), que puedes usar para realizar una búsqueda preliminar. También puedes llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva a través de un abogado de marcas o una firma de búsqueda profesional.
El siguiente paso es preparar y presentar una solicitud de marca ante la USPTO. La solicitud debe incluir una descripción de los productos o servicios para los cuales buscas protección de marca y una muestra que muestre la marca en uso. Puedes presentar una solicitud de marca en varias bases, como Uso en comercio, Intención de usar o como Aplicación extranjera.
Una vez que la USPTO reciba tu solicitud, será asignada a un abogado examinador quien revisará la solicitud para determinar si cumple con los requisitos para el registro. El abogado examinador también realizará una búsqueda para asegurarse de que la marca propuesta no entre en conflicto con marcas existentes. Si el abogado examinador identifica algún problema con la solicitud, emitirá una Acción Oficial señalando los problemas que deben ser abordados. El solicitante tiene seis meses para responder y abordar los problemas señalados en la acción.
Si la solicitud de marca es aprobada, será publicada en la Gaceta Oficial de la USPTO, una publicación semanal que lista todas las marcas que han sido aprobadas para registro. Una vez que la marca es publicada, cualquier persona que crea que puede entrar en conflicto con su marca existente tiene 30 días para presentar una oposición.
Si ninguna oposición es presentada, o si se resuelve a favor del solicitante, la marca será registrada y se emitirá un certificado de registro. El registro es efectivo desde la fecha de solicitud siempre y cuando la solicitud sea finalmente aprobada. El término de una marca registrada es de 10 años, después de los cuales se puede solicitar la renovación.
4. Documentos necesarios para el registro de una marca en EE.UU.
El solicitante puede ser cualquier persona o entidad capaz de demandar y ser demandada ante un tribunal de justicia. Solo puede haber un solicitante.
Una solicitud debe contener al menos lo siguiente:
- nombre del solicitante;
- dirección para correspondencia;
- dibujo claro de la marca;
- lista de los productos y/o servicios;
- una declaración verificada de una intención de buena fe de usar una marca en el comercio (para la aplicación de intención de usar);
- una copia certificada del Documento de Prioridad (para la base de aplicación extranjera);
- tarifa de presentación por al menos una clase de productos o servicios.
Los documentos de marca deben ser presentados únicamente electrónicamente utilizando el formulario adecuado.
En el Sistema Electrónico de Aplicación de Marcas (TEAS), hay un formulario de solicitud inicial con dos opciones de presentación: TEAS Plus y TEAS Standard.
TEAS Plus:
- $250 por clase de bienes/servicios;
- pagar todas las tarifas de presentación con tu solicitud inicial;
- debes seleccionar tu listado de bienes o servicios del Manual de Identificación de Marcas (ID);
- un abogado licenciado en EE.UU. debe completar y presentar tu solicitud inicial;
- debes proporcionar todos los estados adicionales requeridos en tu solicitud inicial.
- $350 por clase de bienes/servicios;
- pagar una tarifa de solicitud inicial con tu solicitud y el resto luego en el proceso;
- puedes escribir la descripción de tus bienes y servicios, pero aún es esencial describir con precisión tus bienes y servicios;
- puedes completar y presentar tu solicitud inicial, pero después debes designar a un abogado licenciado en EE.UU.;
- puedes proporcionar los estados adicionales requeridos después de presentar tu solicitud inicial.
5. Proceso de oposición de marcas en EE.UU.
Después de que una solicitud de marca se publique para oposición, cualquier parte que crea que el registro de la marca puede dañarlos tiene 30 días para presentar una oposición ante la Junta de Apelación y Juicio de Marcas (TTAB). La parte que presenta la oposición se conoce como el opositor, mientras que el solicitante se conoce como el demandado.
El demandado entonces tiene un tiempo establecido para presentar una respuesta a la oposición.
Después de que se hayan presentado los alegatos iniciales, las partes participan en un período de descubrimiento, durante el cual pueden solicitar documentos y otra información entre ellos, tomar deposiciones y participar en otras formas de indagación previa al juicio.
Una vez que se completa el descubrimiento, las partes presentan mociones previas al juicio, como mociones para un juicio sumario, que le piden a la TTAB que decida sobre el caso sin un juicio completo.
Si el caso no se resuelve mediante un juicio sumario, se lleva a cabo un juicio ante la TTAB. Ambas partes presentan sus pruebas y argumentos a la TTAB durante el juicio. La TTAB luego emite una decisión sobre si la marca puede ser registrada.
Si la oposición es exitosa, la solicitud de marca será rechazada, y el solicitante puede necesitar cambiar su marca o abandonar su solicitud. Si la oposición no tiene éxito, la marca será registrada.
6. Costos del registro de marcas en EE.UU.
Tarifas gubernamentales para el registro de marcas en EE.UU.:
| Tarifas de aplicación | |
| TEAS Standard, por clase | 350$ |
| TEAS Plus, por clase | 250$ |
| Fallo en cumplir con los requisitos de TEAS Plus, por clase | 100$ |
| Enmienda al uso alegado, por clase | 100$ |
| Declaración de uso, por clase | 100$ |
| Solicitud de extensión de seis meses para la presentación de un SOU, por clase | 125$ |
| Extensión de tiempo para presentar una respuesta a una acción de oficina pre-registro | 125$ |
| Tarifas de petición y carta de protesta | |
| Petición al Director | 250$ |
| Petición para revivir una aplicación | 150$ |
| Carta de protesta | 50$ |
| Petición por expurgación y reexaminación, por clase | 440$ |
| Extensión de tiempo para presentar una respuesta a una acción de oficina | 125$ |
| Tarifas de post-registro | |
| Aplicación de renovación de registro, por clase | 300$ |
| Periodo de gracia de aplicación de renovación de registro, por clase | 100$ |
| Corrección de una deficiencia en una aplicación de renovación | 100$ |
| Declaración presentada entre los 5 y 6 años (§8), por clase | 225$ |
| Periodo de gracia de la declaración §8, por clase | 100$ |
| Corrección de una deficiencia en una declaración §8 | 100$ |
| Declaraciones combinadas §8 y §15, por clase | 425$ |
| Declaración §15, por clase | 200$ |
| Declaraciones combinadas §8 y §15 presentadas durante el periodo de gracia, por clase | 525$ |
| Declaración combinada §8 y renovaciones §9, por clase | 525$ |
| Declaración combinada §8 y renovaciones §9 ambos presentados durante el periodo de gracia, por clase | 725$ |
| Eliminación de bienes/servicios/clases del registro, después de presentar, por clase | 250$ |
| Junta de Apelación y Juicio (TTAB) | |
| Petición TTAB de cancelación, por clase | 600$ |
| Aviso TTAB de oposición, por clase | 600$ |
| Apelación ex parte TTAB, por clase | 225$ |
| Primera solicitud TTAB de 90 días o segunda de 60 días para la extensión de tiempo para presentar un aviso de oposición | 200$ |
| Solicitud TTAB final de 60 días para la extensión de tiempo para presentar un aviso de oposición | 400$ |
| Tarifas de servicio | |
| Copia certificada de registro, con título y/o estado, servicio regular | 15$ |
| Copia certificada de registro, con título y/o estado, servicio local acelerado | 30$$ |
| Copia certificada de la aplicación doméstica como se presentó | 15$ |
| Copia certificada o no certificada de archivo de aplicación/registro | 50$ |
| Registro de asignación de marca, acuerdo u otro documento de propiedad | 40$ |
El coste del registro de marcas en Estados Unidos a través de la plataforma iPNOTE comienza desde $500, lo cual incluye todas las tarifas gubernamentales así como la preparación de documentos. Encuentra al mejor agente de marcas en EE.UU. en iPNOTE.
Consideraciones finales
El registro de marcas en Estados Unidos es un proceso complejo y crucial que requiere una atención cuidadosa a los detalles y el cumplimiento de múltiples requisitos legales. Contratar a un abogado especializado en marcas comerciales puede ayudar a asegurar que tu registro sea exitoso y que tu marca esté adecuadamente protegida.
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