Door Patricio Gonzalez, NEREO LEGAL
Het systeem voor merkbezwaar in Mexico is een belangrijke ontwikkeling in het intellectuele eigendomslandschap van het land. Tot voor kort had Mexico geen bezwaarprocedure, wat resulteerde in een gestroomlijnd, maar kwetsbaar proces voor merkregistratie. Deze leemte bood ruimte voor mogelijke conflicten en misbruik van merkprocedures, aangezien belanghebbenden beperkte mogelijkheden hadden om lopende aanvragen aan te vechten voordat ze werden goedgekeurd.
Om te voldoen aan de behoefte aan een robuuster systeem dat Mexico in lijn brengt met internationale praktijken en meer bescherming biedt aan merkhouders, werd in 2016 een bezwaarprocedure geïntroduceerd. Deze wijziging gaf de autoriteiten relevante informatie om een merkaanvraag goed te keuren of te weigeren.
Inhoud
3. Gevolgen van een succesvol bezwaar voor toekomstige acties
5. Beste praktijken voor merkbezwaar
1. Huidige juridische kader
Na de introductie van de bezwaarprocedure in het Mexicaanse IP-systeem in 2016, werd in juli 2020 een nieuwe wet aangenomen (Federale Wet ter Bescherming van Industriële Eigendom) als gevolg van de vele wijzigingen die zijn doorgevoerd om te voldoen aan de USMCA. Onder deze nieuwe wetgeving is de bezwaarprocedure als volgt vastgesteld:
Alle merkaanvragen moeten binnen tien werkdagen na de indieningsdatum worden gepubliceerd in het elektronische Publicatieblad voor Industriële Eigendom. Dit blad wordt dagelijks uitgegeven.
Elke derde partij (tegenstander) die van mening is dat een aanvraag inbreuk maakt op zijn merk of eerdere rechten, heeft één maand vanaf de publicatiedatum in het Publicatieblad om bezwaar aan te tekenen. Alle soorten bewijs (behalve confessioneel en getuigenbewijs) kunnen bij het bezwaar worden ingediend. Het Mexicaanse Merkenbureau (MTO) kan de eerdere registraties en argumenten van de tegenstander in overweging nemen, maar is daartoe niet verplicht. Dit betekent dat het MTO als gevolg van deze “lichte bezwaarprocedure” de registraties van de tegenstander kan aanvoeren als eerdere merken in een reguliere inhoudelijke beoordeling, maar ook de registratie aan de aanvrager kan verlenen en het bezwaar kan negeren.
Na de termijn van één maand voor bezwaren, zal het MTO beginnen met de analyse van de aanvraag (formeel en inhoudelijk onderzoek). Als het enige formele vereisten vaststelt of gronden voor weigering vindt, zal het dit aan de aanvrager meedelen, samen met elk bezwaar dat door een derde partij is ingediend, en een termijn van twee maanden geven om te reageren op de vereisten en het bezwaar.
Als de aanvrager niet voldoet aan een formele vereiste of geen reactie geeft op de voorlopige weigering of het bezwaar, wordt de aanvraag als verlaten beschouwd.
Zodra de termijn van twee maanden is verstreken en al het bewijs is verwerkt, zal het MTO de partijen in de procedure (aanvrager en tegenstander) oproepen om hun definitieve pleidooien te formuleren, met een termijn van vijf dagen voor dit doel.
Na deze periode zal het MTO de definitieve beslissing nemen en zowel de aanvrager als de tegenstander op de hoogte stellen van de uitkomst.
2. Gronden voor merkbezwaar in Mexico
De huidige Mexicaanse wet stelt dat elke derde partij met een ‘belang’ het recht heeft om bezwaar aan te tekenen. Deze brede formulering is geïnterpreteerd als iemand die een merkaanvraag in behandeling heeft, een merkregistratie die door de aanvraag kan worden beïnvloed, of in sommige gevallen, iedereen die benadeeld kan worden door de toekenning van een generiek of beschrijvend merk. Bekijk ook hoe je een merk in Mexico kunt registreren.
Een ander belangrijk punt is dat de Mexicaanse wet niet op een beperkende manier de gronden voor merkbezwaar vastlegt die elke belanghebbende kan aanvoeren. Echter, een aanvullende bepaling in de wet stelt dat elke tegenstander die niet in een bezwaarprocedure wint, geen annulering kan indienen op dezelfde gronden die in het bezwaar zijn aangevoerd. Deze speciale regel maakt het indienen van een bezwaar tot een zeer delicate, complexe en strategische aangelegenheid die zorgvuldig moet worden beoordeeld.
3. Gevolgen van een succesvol bezwaar voor toekomstige acties
Als het bezwaar succesvol is en de merkregistratie wordt geweigerd, heeft de aanvrager de gebruikelijke mogelijkheid om de beslissing aan te vechten door een herziening aan te vragen bij de IP Gespecialiseerde Kamer van de Federale Administratieve Rechtbank (en daarna een gerechtelijke herzieningsprocedure).
Omgekeerd, als het bezwaar niet succesvol is en de merkregistratie wordt verleend, komt de tegenstander in een bijzondere situatie door de eerder genoemde speciale regel. De tegenstander kan nog steeds een annulering aanvragen tegen de merkregistratie, maar deze kan niet gebaseerd zijn op dezelfde argumenten als die in het bezwaar. Meer specifiek stelt de Mexicaanse wet dat de annulering niet kan worden voortgezet als deze dezelfde argumenten en bewijzen bevat die in het bezwaar zijn gebruikt.
4. Strategische overwegingen voor merkbezwaar in Mexico
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het indienen van een merkbezwaar in Mexico een zeer strategische en doordachte beslissing is die niet alleen de sterkte van de gronden, argumenten en bewijzen moet beoordelen, maar ook een grondige analyse van eventuele toekomstige geschillen moet omvatten.
Gezien de compacte en administratieve aard van de merkprocedure, kan het voor een rechthebbende beter zijn om te wachten tot het concurrerende merk is goedgekeurd en een annulering aan te vragen via een formele rechtsgang (ook al wordt deze eerste fase ook onderbouwd bij het Mexicaanse Merkenbureau).
Aan de andere kant, als de kwestie eenvoudiger is, met verwarrende gelijkenis of zelfs oneerlijke concurrentie of kwade trouw bij de indiening, zou een rechthebbende moeten kiezen voor het indienen van het bezwaar en het potentieel verlenen van conflicterende rechten moeten stoppen.
5. Beste praktijken voor merkbezwaar in Mexico
Zoals eerder vermeld, moet het indienen van een bezwaar tegen de registratie van een merk een volledige en gedetailleerde evaluatie van de merken en andere gerelateerde rechten van de rechthebbende inhouden, zoals ontwerpen of auteursrechten, samen met een zorgvuldige beoordeling van de portefeuille van de aanvrager en eventuele eerdere gebruiksrechten. Merkeigenaren moeten niet overhaast besluiten om bezwaar te maken tegen bepaalde merkaanvragen, als dit de kans kan verkleinen om zich voor te bereiden (in een langere termijn in vergelijking met de termijn van één maand voor bezwaar) en toegang te krijgen tot een robuustere annulering.
6. Conclusie
Het systeem voor merkbezwaar in Mexico biedt zowel kansen als uitdagingen voor rechthebbenden. De strategische beslissing om bezwaar aan te tekenen moet zorgvuldig worden overwogen, rekening houdend met de sterke en zwakke punten van de zaak, de mogelijke impact op toekomstige juridische acties en de specifieke nuances van de Mexicaanse merkenwet.
Gezien de procedurele beperkingen en de mogelijke uitsluiting van het indienen van een annulering op dezelfde gronden, is het cruciaal voor merkeigenaren om een grondige beoordeling uit te voeren voordat ze besluiten een aanvraag te betwisten. Dit omvat het evalueren van de sterkte van hun eigen rechten, de kans op succes in het bezwaar en de mogelijke voordelen van het alternatief om een annulering aan te vragen als het bezwaar niet succesvol is.
Uiteindelijk zal een goed geïnformeerd besluitvormingsproces dat zowel de onmiddellijke als de langetermijngevolgen in overweging neemt, merkeigenaren helpen hun rechten effectief te beschermen in het dynamische landschap van de Mexicaanse intellectuele eigendomswetgeving. Door strategische overwegingen te maken, kunnen rechthebbenden het bezwaarproces met meer vertrouwen doorlopen en gunstige uitkomsten behalen.
Vergroot uw bereik met merkregistratie in Mexico en bescherm uw innovaties met een betrouwbare octrooionderzoek in Mexico. Beveilig uw succes nu!
***
Heeft u hulp nodig bij merkdiensten in Mexico? Neem nu contact op met NEREO LEGAL via iPNOTE om uw IP te beschermen.
Het iPNOTE-platform heeft meer dan 700 IP-advocatenkantoren die meer dan 150 landen dekken, zodat u altijd de juiste dienstverlener kunt vinden met ons flexibele filtersysteem.
Meld u gratis aan, en wij helpen u met elk IP-gerelateerd probleem.
